La legislación comunitaria dispone que el registro de una marca confiere a su titular dos facultades; (i) la positiva que consiste en explotar la marca a nombre propio, cederla o licenciarla; y (ii) la negativa que confiere la facultad de impedir que terceros registren marcas idénticas o similares e impedir el uso en el mercado sin su autorización, pudiendo iniciar acciones en contra de quien infringe estos derechos siempre que cumplan los supuestos establecidos en el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Con relación al segundo inciso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la interpretación prejudicial 243-IP-2022, estableció que el uso no comercial de una marca no puede ser objeto de acciones de infracción. Para efectos prácticos, analizó varios supuestos de uso no comercial, entre ellos, cuando el consumidor final (el cual no es un operador económico o competidor del titular), en ejercicio de su derecho de libertad de expresión, manifiesta su inconformidad frente a los productos o los servicios que ha adquirido.
De manera excepcional y como salvedad, estableció que las marcas notoriamente conocidas gozan de protección frente al uso de terceros sin autorización, aún para fines no comerciales, por lo que, ante su uso no autorizado, sí procedería entablar una acción, bajo ciertas circunstancias.
El 17 de julio de 2024 se publicó en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena la Interpretación Prejudicial 237-IP-2021, la cual amplió la interpretación del uso de marcas notorias por parte de terceros con fines no comerciales. De esta manera, estableció las siguientes condiciones especiales, para que los titulares de marcas notorias puedan prohibir su uso público sin fines comerciales:
- Realizar actos de uso público de la marca notoria, que sean ajenos al uso comercial de la marca notoria.
- El uso público debe ocasionar un daño a la marca notoria, que se concrete en la dilución de su fuerza distintiva, de su valor comercial o publicitario. Esta afectación debe ser referida a la distintividad o notoriedad (no solo a su imagen).
- El daño debe ser real, objetivo, concreto, no una percepción subjetiva o presunción. Debe ser acreditado, sin daño no existe infracción.
- El daño que se pueda producir debe ser injusto, es decir, las acciones de uso público de la marca notoria deben ser contrarias a la Ley.
Sobre este último requisito, el Tribunal aclara que, si el uso de la marca notoria implica el ejercicio de un derecho, no existiría un daño injusto, a pesar de que produzca dilución en su fuerza distintiva, valor comercial o publicitario.
Así, el consumidor podría presentar una queja o denuncia formal antes las autoridades pertinentes o informal frente a su entorno familiar, laboral o social respecto de los productos o servicios identificados bajo una marca registrada, sin que esto se considere una vulneración de derechos marcarios. De la misma manera, si el titular de la marca considera que este reclamo constituye una afectación a su prestigio, podría iniciar las acciones civiles que considere adecuadas.
Por otra parte, enfatiza que no existe infracción marcaria ni uso a título de marca cuando las personas se refieren a una marca o nombre comercial al hacer uso de su derecho a la libertad
de expresión, derecho de petición, derecho a la protesta (pacífica) o su derecho al reclamo.
A través de esta interpretación, el Tribunal corrobora que la facultad negativa (ius prohibendi) del titular de un registro marcario no es ilimitado, inclusive para marcas notorias, por lo que el uso por parte de terceros diferentes a su titular original para fines no comerciales ni industriales no puede ser considerado como una infracción a los derechos de propiedad industrial.
Andrea Miño
Asociada en CorralRosales
andrea@corralrosales.com