La Asamblea Nacional dio paso a la objeción parcial emitida por el Ejecutivo, aprobando de esta forma la “Ley Orgánica que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito para Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar el Comercio Electrónico”, la cual prevé reformas en materia de propiedad intelectual.
En particular, esta reforma incluye disposiciones referentes a: (i) los delitos de propiedad intelectual, su sanción y su tratamiento, ampliando los hechos punibles; y (ii) el proceso de medidas en frontera.
I. Delitos de Propiedad Intelectual
El veto del Ejecutivo buscó corregir ciertas incoherencias y errores de redacción en el texto aprobado por la Asamblea, detallando de mejor manera las conductas delictivas, las condiciones que se deberán tener en cuenta para apreciar la existencia del delito y la forma en que se trata y juzga estos delitos.
La reforma a la ley penal establece que, para que estas conductas sean consideradas como delitos, deben incluir varios elementos que lo diferenciarían de una infracción “simple” de derechos de propiedad intelectual, pues condiciona su sanción a que la infracción suceda en conocimiento del hecho, que tenga un fin lucrativo y que sea a escala comercial.
Con estos condicionamientos, incluye como infracción penal y sanciona a quien: fabrique, comercialice o almacene etiquetas, sellos o envases que contengan marcas o denominaciones de origen registradas en el país.
También sanciona a quien separe, arranque, remplace o utilice etiquetas, sellos o envases que contengan marcas registradas en el país, con el fin de utilizarlos en productos de distinto origen; rellene con productos espurios envases identificados con marca ajena; almacene, fabrique, utilice, oferte en venta, venda, importe o exporte productos amparados por una patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o modelo industrial, una obtención vegetal (incluyendo su material de reproducción, propagación o multiplicación) o un esquema de trazado.
Incluye también las posibles infracciones -que de nuestra experiencia, conformarán la gran mayoría de las acciones penales de propiedad intelectual- que se inicien en contra de quien: almacene, fabrique, utilice, oferte en venta, venda, importe o exporte un producto o servicio que utilice un signo distintivo no registrado idéntico o similar a un signo distintivo o una denominación de origen registrados en el país, aclarando que deberá existir conexión competitiva entre los productos o servicios infractores y los que identifican las marcas registradas.
Se elimina además la condición de un monto mínimo para que constituya delito , aclarando que para que la conducta infractora sea considerada como delito (a escala comercial), deberá considerarse la magnitud, valor económico, cantidad y el impacto en el mercado, especificando que en casos de comercio exterior, existirá delito cuando los bienes sean valorados en más de 50 salarios básicos unificados (SBU)- US$ 20.000 a la fecha- disponiendo que para esta valoración, se deberá tener en cuenta el costo del producto original.
En cuanto a las sanciones, se establece pena privativa de la libertad de 6 meses a 1 año, comiso (de los productos incautados) y multa de 8 hasta 300 SBU (US$ 3.200 a US$ 120.000 a la fecha). Se restituye como agravante de la infracción penal: (i) el haber recibido apercibimiento de la infracción; (ii) que los objetos materia de la salud provoquen daños a la salud; y (iii) que se cometa respecto de obras inéditas.
En materia de derechos de autor, en la que aplican los mismos condicionamientos descritos, se sanciona con la pena señalada en el párrafo anterior a las siguientes conductas: alteración o mutilación de una obra; la inscripción, publicación, distribución, comunicación o reproducción de una obra ajena como propia; reproducción no autorizada o en un número mayor al autorizado de la obra, siempre que el perjuicio sea mayor a los 50 SBU (US$ 20.000 a la fecha); comunicación pública de obras o fonogramas; introducción al país, almacenaje, ofrecimiento en venta, venta, arrendamiento o puesta en circulación de reproducciones ilícitas de obras, por cualquier medio; retransmisión no autorizada de emisiones de radiodifusión, televisión y en general cualquier señal que se transmita por el espectro radioeléctrico; fabricación, importación, exportación, venta o arrendamiento de dispositivos, sistemas o software que permitan descifrar una señal de satélite cifrada portadora de programas o en general de telecomunicaciones.
La reforma aclara- de manera muy necesaria- ciertas condiciones sobre el delito, tales como la precisión del significado del término “escala comercial” y la forma de valoración de los productos.
También se incluyen disposiciones sobre el destino de los productos incautados, que podrán ser donados para cubrir necesidades sociales por parte del Estado o destruidos, siempre que cuenten con el informe de un perito debidamente acreditado por el Consejo de la Judicatura, y aclara que se deberán destruir o inutilizar.
Finalmente, se determina que en estos cabe la conciliación como mecanismo de resolución de disputas.
En conclusión, la reforma es positiva porque busca una mayor agilidad en la tramitación y juzgamiento de los delitos de propiedad intelectual.
II. Medidas en Frontera
Después de casi 5 años de un vacío legal en esta materia, el veto del Ejecutivo, corrigió también el inadecuado texto aprobado por el Legislativo y devuelve al país el sistema “mixto” para la ejecución de medidas en frontera, pues permite al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), ser el primer filtro en el ingreso o salida del país de productos infractores suspendiendo el proceso aduanera provisionalmente, misma que tiene que ser confirmada por parte de la oficina local de propiedad intelectual
La reforma faculta al SENAE : (i) suspender el procedimiento aduanero de productos que, de cualquier modo, violenten derechos de propiedad intelectual, (ii) alertar a los titulares de estos derechos, y (iii) entregar información adecuada para actuar en estos casos.
La suspensión del proceso aduanero inicialmente será de 5 días, tiempo en el cual se deberá comunicar dicha suspensión al importador, al titular del derecho y a la oficina local de propiedad intelectual, la que tendrá el término de 3 días para pronunciarse a través de resolución.
Se mantiene la obligación de entregar información suficiente a la autoridad de propiedad intelectual sobre los productos infractores y las condiciones de la infracción, así como la posibilidad de realizar una inspección de los productos involucrados.
La autoridad podrá sancionar al infractor con un valor que oscila entre 1,5 y 142 SBU (US$ 600 a 56.800 a la fecha).
En concordancia con la normativa de la Comunidad Andina, la reforma dispone que se inicie una acción principal -administrativa, civil, o penal, a elección del titular del derecho- cuando se haya confirmado la adopción de la medida en frontera. Si bien en esta reforma existe una contradicción con la norma supranacional en cuanto al termino para presentarla (10 días), será la norma andina la que prevalece. Los titulares de derechos de propiedad intelectual tendrán una preponderante actuación en estos casos, pues deben participar activamente, tanto en las actuaciones penales, como en los casos de medidas en frontera, acompañando a las autoridades en todas las etapas.
Se mantiene la posibilidad de exigir a quien solicita la adopción de una medida en frontera, que rinda garantía o caución que será proporcional al posible impacto económico y comercial generado por la suspensión, para proteger al importador o exportador de un posible caso de abuso de derecho.
Esta reforma corrige elementos que han provocado un notable incremento de las infracciones de propiedad intelectual en Ecuador, y que han llevado a iniciar acciones en contra de minoristas o pequeños comerciantes, y han dejado impunes a los importadores o mayoristas que son los principales beneficiarios del comercio ilícito.
La norma entrará en vigor a partir de su publicación en el Registro Oficial*.
*Esta reforma entró en vigencia el 27 de agosto de 2021.
Eduardo Ríos
Asociado en CorralRosales
eduardo@corralrosales.com
