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• SENADI ha declarado la nulidad de la marca SAVOY TORONTO por haberse presentado la solicitud de mala fe
• El solicitante tenía pleno conocimiento del prestigio de las marcas SAVOY y TORONTO y de su titular original
• La marca fue solicitada para aprovecharse del posicionamiento y prestigio del titular original

La Secretaría Nacional de Propiedad Intelectual del Ecuador (SENADI), en un importante paso que alinea la práctica local con la jurisprudencia andina en recientes interpretaciones prejudiciales, ha declarado la nulidad de una marca que es ampliamente reconocida por los consumidores en diferentes jurisdicciones, y que fue registrada en Ecuador por una parte distinta a su legítimo titular.

Antecedentes

Las oficinas de PI de los Estados miembros de la Comunidad Andina, que juegan un papel fundamental en la salvaguarda de los derechos marcarios, pueden declarar -de oficio o a petición de parte interesada- la nulidad de un registro marcario cuando éste haya sido concedido contraviniendo las causales absolutas o relativas establecidas en la ley. Esto incluye la infracción de derechos de terceros, la mala fe y la competencia desleal.

En el año 2021 la SENADI concedió el registro de una marca compuesta por dos marcas, SAVOY y TORONTO, en la Clase 30. Estas marcas habían sido previamente registradas en el extranjero y son plenamente reconocidas en base a su origen empresarial (Nestlé). El solicitante adquirió los productos originales en su propio país y los vendió en Ecuador bajo la marca SAVOY TORONTO. Conocía los productos Toronto y Savoy y su origen empresarial desde hace varias décadas, ya que son ampliamente conocidos y favorecidos en varios países, entre ellos Venezuela (país natal del solicitante).

Decisión

La jurisprudencia de la Comunidad establece que, para probar la existencia de mala fe en las solicitudes o registros de marcas, el demandante debe probar que el solicitante/titular tenía conocimiento previo de la marca y demostrar, al menos, la existencia de una relación contractual entre las partes. Si bien en este caso no existió relación contractual, los hechos y las pruebas confirmaron que el solicitante tenía pleno conocimiento del prestigio de las marcas SAVOY y TORONTO y de su titular original.

La SENADI también analizó cuándo el titular original de la marca ofreció sus productos en Ecuador antes de la solicitud. Concluyó que la marca fue solicitada para aprovechar el posicionamiento y prestigio de su titular, y obtener derechos exclusivos sobre la marca para impedir que terceros (incluido el legítimo titular) los ofrezcan y comercialicen en el territorio ecuatoriano.

Mediante Resolución No OCDI-2024-202 (26 de marzo de 2024), la SENADI consideró acreditada la existencia de mala fe y emitió una resolución declarando la nulidad de la marca. El titular original de la marca había ofrecido los productos Savoy y Toronto desde el año 2018, tres años antes de que se solicitara el registro.

Además del amplio conocimiento de las marcas TORONTO y SAVOY reconocido por la SENADI, la resolución también se basó en que las marcas identifican un origen empresarial determinado (Nestlé).

Comentario

El SENADI, a través de la Resolución No OCDI-2024-202, no sólo reconoció sino que resaltó la gravedad de la infracción marcaria en este caso. La SENADI determinó que el solicitante buscó aprovecharse indebida e injustificadamente del prestigio de las marcas de Nestlé, calificando el caso como un acto de competencia desleal dirigido a confundir a los consumidores sobre el origen de los productos.

La resolución constituye un fuerte precedente contra las acciones que puedan perjudicar los derechos de los titulares de marcas. Marcas con un amplio reconocimiento pueden ser registradas por terceros buscando obtener una ventaja indebida, lo que es contrario a la buena fe y a la competencia.

Lea aquí el artículo en WTR.

Este artículo apareció por primera vez en WTR Daily, parte de World Trademark Review, en julio de 2024. Para más información, visite www.worldtrademarkreview.com.