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Los derechos sobre los nombres comerciales se adquieren con su uso, por lo tanto, el registro de éstos ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales -SENADI- es únicamente declarativo. Existe actualmente una tendencia a negar los registros de marcas con base en nombres comerciales registrados, aun cuando su uso no haya sido demostrado. Este comportamiento obliga al solicitante a presentar impugnaciones administrativas o judiciales para tratar de remediar la situación.

Un nombre comercial es cualquier signo capaz de identificar a una persona o establecimiento mercantil en el ejercicio de su actividad económica. Los nombres comerciales son independientes de la razón social o denominación de las empresas. Pueden ser iguales o diferentes y en todo caso pueden coexistir.

Si bien los nombres comerciales son un tipo de signo distintivo – al igual que las marcas – presentan algunas diferencias importantes en comparación con estas últimas. Estas diferencias y su tratamiento por la Oficina de PI son las que eventualmente ocasionan inconvenientes prácticos que serán examinados en este artículo. Entre las diferencias más relevantes, están:

• Los derechos sobre los nombres comerciales se adquieren con el uso, así, la normativa andina y nacional expresamente señalan que “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquirirá por su primer uso en el comercio.” Por su parte, los derechos sobre una marca se adquieren únicamente con el registro ante la Oficina de PI.
• El registro de un nombre comercial en la Oficina de PI es solamente declarativo, ya que el derecho nace únicamente con el uso, independientemente de si está registrado o no.
• Los derechos sobre el nombre comercial terminan una vez que cesa el uso de éste o cesen las actividades de la persona o empresa que lo usa. En contraste, los derechos sobre una marca subsistirán mientras ésta no haya caducado o haya sido anulada o cancelada.
• Las marcas protegen productos o servicios, mientras que un nombre comercial identifica una actividad comercial.

Para la protección y defensa de los nombres comerciales, al igual que con las marcas, existe el derecho de oposición contra solicitudes de signos distintivos que, entre otras causales, sean capaces de crear confusión o asociación en los consumidores.

Según el artículo 416 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (en adelante, Código Ingenios), dispone: “Registro declarativo del Nombre Comercial (…) En cualquier caso en que se alegue o se pretendiere reconocer el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, se deberá probar su uso público, continuo y de buena fe, al menos dentro de lo seis meses anteriores a dicha alegación o pretensión. La prueba del uso corresponderá al titular del nombre comercial. A los efectos previstos en este inciso, si el titular no fuere parte en el respectivo procedimiento, se le notificará de oficio.” (Resaltado propio)

Por tanto, si existe un nombre comercial (registrado o no) que se encuentre en uso, su titular puede presentar oposición, caso en el cual tendrá que acreditar el uso del nombre comercial y la Oficina de PI decidirá sobre la concesión o negativa del signo solicitado.

El problema surge cuando se solicita una marca similar a un nombre comercial registrado, cuyo titular no presentó oposición, o, a pesar de haberlo hecho, no demostró el uso del nombre comercial indispensable para acreditar su derecho.

Según la base de datos del SENADI existen alrededor de 30 mil nombres comerciales registrados, los cuales, dependiendo de la vigencia del certificado, son potenciales obstáculos para el registro de una marca, aun cuando muchos de ellos no estén en uso, que es el presupuesto necesario para su validez y existencia, de conformidad con la normativa andina y nacional.

Como consecuencia de lo anterior, actualmente en Ecuador la Oficina de PI tiende a negar de oficio el registro de marcas por ser similares a nombres comerciales registrados, sin que se haya probado debidamente su uso.

El problema surge de que el SENADI acepta a trámite solicitudes de registro de nombres comerciales sin requerir pruebas de uso, así como de la no aplicación del artículo 416 del “Código Ingenios”, en cuanto a la obligación de requerir pruebas de uso de nombres comerciales cuando pretenden ser invocados como fundamento para la denegatoria de un signo. Contradictoriamente, la Oficina de PI a pesar de no solicitar pruebas de uso en los dos supuestos mencionados, sí lo hace al momento de renovar el registro del nombre comercial.

Para obviar los problemas derivados de este comportamiento, será necesario que, en aplicación del artículo 416 antes transcrito, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales notifique al titular del registro del nombre comercial su obligación de demostrar su uso; y, solo cuando esto ocurra, evaluar si existe base legal suficiente para impedir el registro del signo de un tercero.

En resumen: únicamente con la certeza de la existencia de los derechos sobre el nombre comercial, debería el SENADI pronunciarse sobre una oposición o una negativa de oficio. Lamentablemente esto no ocurre en la mayoría de los casos, a pesar de que la máxima Autoridad administrativa (Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales) ha expresado en reiteradas oportunidades que un nombre comercial registrado, pero sobre el cual no se ha demostrado su uso, no debe impedir el registro de una marca.

De esta manera se evitarían numerosos problemas para los usuarios, quienes se ven obligados a incurrir en gastos innecesarios y extender aún más el tiempo para obtener el registro de su marca al tratar de remediar la situación por medio de impugnaciones administrativas y judiciales, que toman años hasta su resolución.

Algunos especialistas en el área ven una solución en la posibilidad de interponer acciones de cancelación por falta de uso contra nombres comerciales registrados. Sobre este tema el SENADI no ha mantenido un criterio unánime, puesto que, si bien hay casos en los cuales se han aceptado estas acciones (Resolución del 25 de agosto de 2010 trámite Nro. 08-973-AC-RR. Nombre comercial “Compacalza Leopard”), el criterio más repetido en la institución es la improcedencia de estas acciones debido a la naturaleza jurídica de éste y el carácter declarativo de su registro (por ejemplo, la resolución Nro. 121-2013-CPI-1S dictada en el trámite 07-050-AC-2S en fecha 5 de marzo de 2013 del nombre comercial “Natusal”).

Para eliminar los problemas examinados en los párrafos anteriores, el SENADI podría introducir en el reglamento de signos distintivos -en cuyo proyecto se halla trabajando- una norma que reitere la correcta aplicación del artículo 416 del “Código Ingenios.”

Katherine González
Asociada en CorralRosales
katherine@corralrosales.com