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Ecuador adoptó unilateralmente medidas de salvaguardia a las mercancías importadas desde Colombia y Perú, debido a su devaluación monetaria respecto al dólar. Pese a que la Secretaría General de la Comunidad Andina (“SGCA”) rechazó las medidas correctivas, ordenó su levantamiento y la devolución de los valores pagados por dicho concepto, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (“SENAE”) ha negado los reclamos de devolución presentados por los importadores afectados.

El 24 de diciembre de 2014, Ecuador solicitó a la SGCA que autorice la aplicación de medidas de emergencia en la importación de mercancía originaria de Colombia y Perú con el objetivo de restablecer las condiciones normales de competencia alteradas por la reciente devaluación monetaria en dichos países[1]. Tal solicitud fue registrada en la SGCA el 6 de enero de 2015[2].

La SGCA tiene un mes contado a partir de la recepción de la solicitud para pronunciarse. Si no lo hiciere, el país miembro que solicitó las medidas puede adoptarlas y, posteriormente, la SGCA deberá decidir su mantenimiento, modificación o suspensión[3].

Sin haber transcurrido el plazo antes referido, Ecuador, mediante la Resolución 050-2014 emitida el 29 de diciembre de 2014 por el Pleno del Comité de Comercio Exterior (“COMEX”) decidió aplicar una salvaguardia equivalente al 7% ad valorem para los productos originarios del Perú y del 21% para los productos originarios de Colombia.

El 6 de febrero de 2015, mediante la Resolución 1762, la SGCA: i) negó la autorización para la aplicación de salvaguardias para las importaciones originarias de Colombia y Perú; ii) ordenó su levantamiento de manera inmediata; y iii) recomendó al Ecuador establecer mecanismos para la devolución a las empresas afectadas por el pago efectuado por la aplicación de dichas medidas[4]. Ecuador dejó sin efecto las medidas correctivas el 6 de marzo de 2015 mediante Resolución 010-2015 emitida por el COMEX[5].

Si bien Ecuador dejó sin efecto las medidas, debió devolver lo pagado por los importadores durante el período de vigencia. Téngase en cuenta que, en virtud del principio de supremacía, el derecho comunitario prevalece sobre el derecho interno; por tanto, los países miembros de la CAN están obligados a acoger las disposiciones andinas, crear mecanismos para su aplicación, ejecución y no entorpecerla[6].

El objeto del presente artículo es identificar cuál es la vía idónea para obtener la devolución de lo pagado por concepto de estas salvaguardias y así cumplir con lo ordenado por la SGCA.

La posición del SENAE ha sido rechazar los reclamos administrativos presentados para obtener la devolución de la salvaguardia señalando que: i) la salvaguardia guardaba conformidad con el Acuerdo de Cartagena[7]; ii) los montos cancelados por salvaguardia fueron generados de acuerdo con la normativa aplicable[8]; y iii) la Resolución 1762 únicamente recomendó la devolución.

 El SENAE incurre en un error, porque la Resolución 1762 obliga a efectuar la devolución a los importadores afectados y recomendó establecer mecanismos adecuados para ejercer ese derecho. No se trata, por tanto, de una recomendación. Lo ordenado por la SGCA es que se restituya a las empresas afectadas los valores pagados desde el 5 de enero de 2015 al haberse verificado que no se configuró ninguna de las condiciones alegadas por el Ecuador para autorizar la medida correctiva.

Ante la negativa en fase administrativa, los importadores interpusieron acciones contencioso tributarias de impugnación contra las resoluciones del SENAE que declararon sin lugar los reclamos administrativos. Sin embargo, los Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario (“TDCT”) y los Tribunales de lo Contencioso Administrativo (“TDCA”) han tenido criterios contradictorios respecto del órgano competente para conocer la causa.  Incluso cuando la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia (“CNJ”) ya ha resuelto que el competente es el TDCT[9].

La CNJ ha señalado que, si bien las salvaguardias no son tributos[10], la jurisprudencia ha reconocido que la salvaguardia es una medida económica adoptada por el Estado que ocasiona el aumento de los impuestos al comercio exterior[11]; por tanto, se ha reconocido que es una causa de carácter tributario[12].

Esta demora, tanto en fase administrativa como en fase judicial, ha causado evidentes perjuicios a los importadores que hasta el momento no han recibido la devolución de lo pagado.

Resulta claro que los recursos y acciones previstas en la legislación de Ecuador no son mecanismos idóneos para garantizar el oportuno reconocimiento del derecho del importador a la devolución de lo pagado indebidamente. 

Frente a esta circunstancia, la legislación comunitaria contempla la facultad del administrado de iniciar una acción de incumplimiento contra el país miembro[13], ante la SGCA y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (“TJCA”)[14], medida que excluye la posibilidad de acudir simultáneamente a los tribunales nacionales.

Para interponer la acción se debe demostrar cuál es la conducta que ocasiona la inobservancia de la normativa comunitaria y la afectación de los derechos subjetivos de las personas. La SGCA emite un dictamen no vinculante sobre la existencia del gravamen[15]. No obstante, si persiste el incumplimiento, el administrado puede acudir al TJCA, quien a través de sentencia determinará la responsabilidad del país miembro y la obligación de adoptar medidas necesarias para su cumplimiento[16]. La sentencia constituye título legal suficiente para exigir al país miembro la ejecución del fallo y la indemnización por daños y perjuicios[17].

[1] Gobierno del Ecuador. Oficio No. MCE-CDCAI-2014-361-O. 24 de diciembre de 2014.

[2] Secretaría General de la Comunidad Andina. Resolución No. 1762. 6 de febrero de 2015.

[3] Artículo 98 del Acuerdo de Cartagena.

[4] Secretaría General de la Comunidad Andina. Resolución No. 1762. 6 de febrero de 2015.

[5] Pleno del Comité de Comercio Exterior. Resolución No. 010-2015. 6 de marzo de 2015.

[6] Artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

[7] Artículo 109 del Acuerdo de Cartagena.

[8] Artículo 112 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

[9] Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Casos: 17741-2019- 00013G, 17741-2021-00023G, 17741-2021-0035G, 17741-2021-00056G.

[10] Artículo 89 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

[11] Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia. Recurso de casación No. 535-2012. 31 de octubre de 2013.

[12] Artículo 219 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Artículo 320 numeral 7 del Código Orgánico General de Procesos.

[13] Artículo 46, literal a) del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

[14] Artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

[15] Artículo 26 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

[16] Artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

[17] Artículo 30 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

María José Flores
Asociada en CorralRosales
mflores@corralrosales.com

El hidrógeno verde se perfila como una importante alternativa para enfrentar al cambio climático.  Forbes lo ha llamado la “energía del futuro”[1] y Goldman Sachs estima que para 2050 el mercado del hidrógeno verde supere los US$11 billones. [2]

En América Latina, Chile es uno de los países que va a la vanguardia. En 2020, lanzó su “Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde”[3] y, apenas dos años después, se anunciaron varios proyectos, entre ellos: HyEx, que producirá hidrógeno verde para minería; Highly Innovative Fuels (HIF), para generar combustibles basados en hidrógeno verde[4]; y Antofagasta Energía y Minería Renovable (AMER), que incluirá la construcción y operación de un electrolizador capaz de producir diariamente alrededor de 30 toneladas de hidrógeno verde[5].  

En Ecuador, el hidrógeno verde ya es considerado un elemento fundamental para la transición energética descarbonizada[6] y se empezará a trabajar[7] en una hoja de ruta[8] para su implementación.

El presente artículo desarrolla su concepto, revisa sus desafíos y arriba a algunas conclusiones.

I. Hidrógeno verde

El hidrógeno es “…el elemento químico más ligero que existe, su átomo está formado por un protón y un electrón y es estable en forma de molécula diatómica (H2)” [9]. No se encuentra aislado en la naturaleza, sino con otros elementos como el oxígeno (H₂O) o el carbono (formando compuestos orgánicos)[10]. Por tanto, el hidrógeno no puede tomarse directamente y tiene que ser producido[11].  

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energías Renovables[12] o IRENA por sus siglas en inglés (en adelante, “IRENA”), la producción de hidrógeno puede realizarse por múltiples procesos, a los cuales se les ha asignado una nomenclatura de color para diferenciarlos:

• El hidrógeno gris es aquel producido con combustibles fósiles (p.ej. a partir del metano mediante el reformado con vapor o Steam reforming, o la gasificación del carbón) y su uso genera importantes emisiones de CO₂. Alrededor del 95% del total de la producción mundial de hidrógeno es gris.
• El hidrógeno azul es el hidrógeno gris, que ha incluido la captura y almacenamiento de las emisiones de CO₂. Sin embargo, estudios demuestran que dicha captura y almacenamiento tiene una eficiencia entre el 85% y 95%, en el mejor de los escenarios, por lo que emite entre 5% y 15% de CO₂. Por tanto, reduce las emisiones, pero no las elimina.
• El hidrógeno verde es aquel producido a través de procesos que utilizan únicamente energías renovables y no generan emisiones de CO₂, por lo que contribuye significativamente a enfrentar el cambio climático. La electrólisis es el proceso más maduro y consolidado en el mercado. Consiste[13] en descomponer las moléculas de agua (H₂O) en oxígeno e hidrógeno[14] a través de un electrolizador[15] que se alimenta de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables (p.ej. eólica, solar, etc.). Existen otros procesos (p.ej. gasificación de la biomasa, pirólisis, división termoquímica del agua, fotocatálisis, fermentación oscura combinada, entre otros), pero aún no han alcanzado una escala comercial, por lo que no son considerados dentro de este artículo.

Como se aprecia, la diferencia no está en el hidrógeno, sino en el método para producción.  

La campaña Race to Zero[16] de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático[17] busca disminuir hasta 2050 “… las emisiones de gases de efecto invernadero hasta dejarlas lo más cerca posible de emisiones nulas…”[18]. Para lograrlo, entre otras cosas, será necesario sustituir los combustibles fósiles por alternativas renovables que puedan cubrir la demanda energética mundial[19]. Entre esas alternativas se contempla al hidrógeno verde[20], cuya industria, hasta 2050, podría lograr “…una disminución de 6.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero…”[21]

Debido a los beneficios ambientales que conlleva el hidrógeno verde, sus usos se han ampliado o se proyectan ampliar a sectores en donde pueda generar mayor valor. Inicialmente[22], el uso del hidrógeno verde se limitó a vehículos livianos basados en pilas de combustible (o FCEV por sus siglas en inglés). Hoy se usa y se proyectan destinar grandes cantidades de hidrógeno verde a industrias que generan grandes emisiones de CO₂ que son difíciles de mitigar, entre ellas: la siderurgia, refinación de petróleo, transporte marítimo y aéreo [23][24][25].

Así, la compañía sueca SSAB [26] usa hidrógeno verde en lugar de carbón para producir “acero verde”, y sostiene que reduciría hasta un 10% de sus emisiones anuales de CO₂[27]. Shell invertirá en la construcción de un proyecto en Rotterdam, para producir alrededor de 60 toneladas de hidrógeno verde por día, y destinarlo a la refinación de petróleo[28].

Adicionalmente, el hidrógeno verde puede ser almacenado por largos periodos y, posteriormente, utilizado para generar energía eléctrica[29]. Aces Delta, una joint venture entre Mitsubishi Power Americas y Magnum Development LLC, se ha propuesto construir “…la mayor instalación ecológica de producción y almacenamiento de hidrógeno del mundo” ^[30] en Delta, Utah.

II. Desafíos

El mayor desafío que enfrenta el hidrógeno verde es reducir su alto costo de producción, que depende, principalmente, de los costes de capital de la electrólisis y el precio de la energía eléctrica utilizada para dicha producción. En 2019, la producción de hidrógeno verde era entre dos y tres veces más costosa que la del hidrógeno gris[31].  

Sin embargo, existe una tendencia de reducción de los precios de la electricidad producida mediante fuentes renovables y los costes de capital de la electrólisis, de manera que se espera la reducción de los costos de producción del hidrógeno verde. Al respecto, la consultora Wood Mackenzie publicó un informe que sugiere que los costos se reducirán hasta un 64% para 2030[32].

Otro desafío es la falta de infraestructura para el transporte y almacenamiento de hidrógeno verde. En 2020, en todo el mundo, existían solo 5.000 kilómetros de tuberías de transmisión de hidrogeno verde y más de 3 millones de kilómetros para gas natural. Por tanto, es necesaria la creación de nueva infraestructura o adecuar la existente en lo posible[33] .

Será necesario también que la humanidad reconozca el valor del hidrógeno verde en la lucha contra el cambio climático, para así generar suficiente demanda que justifique el desarrollo de la industria. 

Para enfrentar estos desafíos e impulsar la generación y el consumo del hidrógeno verde será necesario desarrollar, entre otras cosas, un marco jurídico adecuado.

En Ecuador, conforme el numeral 7 y 11 del artículo 261 de la Constitución, el Estado tiene competencia exclusiva sobre los recursos naturales y energéticos. Además, según el artículo 313 le corresponde al Estado administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos que incluye, entre otros, a la energía en todas sus formas.

La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento regulan el desarrollo, financiamiento, operación y comercialización de energía eléctrica en el Ecuador, incluyendo   la promoción y ejecución de proyectos energéticos basados en fuentes de energía renovable, que serían la base para la producción del hidrógeno verde por electrólisis.

Sin embargo, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no existe una regulación específica sobre hidrógeno verde. Por tanto, es necesario estructurar un régimen legal efectivo que aborde íntegramente toda su cadena de valor y promueva su producción (a través de electrólisis u otros procesos), distribución y uso. Dicho régimen debe incluir compromisos de corto y largo plazo que brinden seguridad e impulso al sector privado para asumir el riesgo de invertir en esta nueva industria, así como incentivos fiscales, financieros o beneficios asociados para atraer dicha inversión.  

En este marco jurídico, se recomienda, entre otras cosas, los lineamientos que constan debajo y que deben acoplarse a la realidad de cada país:

1. Identificar prioridades. Si un país cuenta con suficientes fuentes de energía renovable, podrá centrar su actividad en la generación de hidrógeno verde a un costo competitivo, mientras que en otros casos será mejor importarlo.
2. Identificar aplicaciones o usos que generen mayor valor. No tiene sentido usar el hidrógeno verde en sectores en los que existen alternativas eficientes y más baratas. De ahí que su uso se centra en sectores difíciles de mitigar (o “hard to abate”) como la siderurgia, el transporte marítimo y aéreo.
3. Facilitar y promover el flujo de capital para la creación, expansión o reutilización de infraestructura para el hidrógeno verde, así como la manufactura o importación e instalación de las tecnologías que permiten su producción (p.ej. electrolizadores, que son los dispositivos que permiten generar el proceso de la electrólisis de manera controlada).
4. Establecer rebajas fiscales para compensar la competencia de aquellas jurisdicciones en donde la producción hidrógeno gris siga siendo atractiva.
5. Promover el cambio al hidrógeno verde, a través de préstamos o fondos dedicados a esa industria; precios o tarifas especiales al hidrógeno verde; impulsar el mercado de productos “verdes”.

III. Resumen

El hidrogeno verde podría ayudar en la lucha contra el cambio climático. Además, si la industria se desarrolla como esperado, podrían obtenerse beneficios sociales y económicos, pues se promovería el desarrollo de competencias y capital humano, así como la diversificación productiva, la creación de empleos e inversión.

El éxito del hidrógeno verde puede variar según la realidad y objetivos de cada país. El interés en el hidrógeno verde puede ser mayor o menor y, por ende, las proyecciones pueden ser más o menos optimistas.

En cualquier caso, la lucha contra el cambio climático, la reducción de los costes de capital de la electrólisis y el precio de la energía eléctrica de fuentes renovables ha generado un escenario favorable para el desarrollo del hidrógeno verde alrededor del mundo, que puede ser impulsado a través de un marco jurídico efectivo.

En Ecuador es necesario estructurar un régimen legal que, acoplado a su realidad y objetivos, aborde toda la cadena de valor del hidrógeno verde, de manera que se brinde seguridad jurídica e incentivos o beneficios claros a la inversión privada.

[1] BBC, Hidrógeno verde: 6 países que lideran la producción de una de las «energías del futuro» (y cuál es el único latinoamericano), 31 de marzo de 2021, https://www.bbc.com/mundo/noticias-56531777

[2] BBC, Energías renovables: qué son los hidrógenos verde, azul y negro (y por qué se invierten miles de millones en 2 de ellos), 26 de agosto de 2020, https://www.bbc.com/mundo/noticias-53925884

[3] Ministerio de Energía de Chile, Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, noviembre de 2020, https://fch.cl/wp-content/uploads/2021/07/estrategia_nacional_de_hidrogeno_verde_-_chile.pdf

[4] BBC, Hidrógeno verde: 6 países que lideran la producción de una de las «energías del futuro» (y cuál es el único latinoamericano), 31 de marzo de 2021, https://www.bbc.com/mundo/noticias-56531777

[5] H2 Business News, Air Liquide desarrollará un gran electrolizador de hidrógeno renovable para Chile, 15 de agosto de 2022, https://h2businessnews.com/air-liquide-desarrollara-un-gran-electrolizador-de-hidrogeno-renovable-para-chile/

[6] CELEC EP, Ecuador ofrece oportunidades de inversión en torno al hidrógeno verde, a través de la generación de energías renovables 26-mayo-2022, 8 de junio de 2022,https://www.celec.gob.ec/electroguayas/index.php/sala-de-prensa-2/noticias/773-ecuador-ofrece-oportunidades-de-inversion-en-torno-al-hidrogeno-verde-a-traves-de-la-generacion-de-energias-renovables-26-mayo-2022

[7] Vistazo, Hidrógeno verde, prometedora solución para la descarbonización, 2 de septiembre de 2022, https://www.vistazo.com/enfoque/hidrogeno-verde-prometedora-solucion-para-la-descarbonizacion-FK2927667

[8] H2LAC, Ecuador tendrá su propia hoja de ruta y estrategia nacional para el hidrógeno verde, 27 de abril de 2022, https://h2lac.org/noticias/ecuador-tendra-su-propia-hoja-de-ruta-y-estrategia-nacional-para-el-hidrogeno-verde/

[9] Centro Nacional del Hidrógeno, El hidrógeno, visitado el 26 de septiembre de 2022,  https://www.cnh2.es/el-hidrogeno/,

[10] Centro Nacional del Hidrógeno, El hidrógeno, visitado el 26 de septiembre de 2022,  https://www.cnh2.es/el-hidrogeno/,

[11] Ibidem.

[12] IRENA, Hydrogen: A renewable energy perspective, septiembre de 2019, https://www.irena.org/publications/2019/Sep/Hydrogen-A-renewable-energy-perspective 

[13] BBC, Energías renovables: qué son los hidrógenos verde, azul y negro (y por qué se invierten miles de millones en 2 de ellos), 26 de agosto de 2020, https://www.bbc.com/mundo/noticias-53925884

[14] Fundación Chile, Una oportunidad estratégica para Chile: hidrógeno verde, visitado el 29 de septiembre de 2022, https://fch.cl/iniciativa/hidrogeno-verde/

[15] BBC, Hidrógeno verde: 6 países que lideran la producción de una de las «energías del futuro» (y cuál es el único latinoamericano), 31 de marzo de 2021, https://www.bbc.com/mundo/noticias-56531777

[16] Está campaña representa a 1.049 ciudades, 67 regiones, 5.235 empresas, 441 de los mayores inversores y 1.039 instituciones de educación superior, provenientes de un total de 120 paises. Al respecto, se puede consultar: https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign

[17] Naciones Unidas, Race To Zero Campaign, visitado el 29 de septiembre de 2022, https://unfccc.int/es/node/227769

[18] Naciones Unidas, Llegar a las emisiones netas cero:

el mundo se compromete a tomar medidas, visitado el 29 de septiembre de 2022, https://www.un.org/es/climatechange/net-zero-coalition

[19] La República, Un país con futuro en el hidrógeno verde, 31 e agosto de 2022, https://www.larepublica.co/especiales/camino-a-la-sostenibilidad/un-pais-con-futuro-en-el-hidrogeno-verde-3436269

[20] Ibidem.

[21] CELEC EP, Ecuador ofrece oportunidades de inversión en torno al hidrógeno verde, a través de la generación de energías renovables 26-mayo-2022, 8 de junio de 2022,https://www.celec.gob.ec/electroguayas/index.php/sala-de-prensa-2/noticias/773-ecuador-ofrece-oportunidades-de-inversion-en-torno-al-hidrogeno-verde-a-traves-de-la-generacion-de-energias-renovables-26-mayo-2022

[22] IRENA, Green hydrogen: A guide to policy making, noviembre de 2020, https://www.irena.org/publications/2020/Nov/Green-hydrogen.

[23] EKOS, Hidrógeno verde: ¿Qué es y por qué lo llaman la energía del futuro? , 1 de junio de 2022, https://www.ekosnegocios.com/articulo/hidrogeno-verde-que-es-y-por-que-lo-llaman-la-energia-del-futuro

[24] BBC, Energías renovables: qué son los hidrógenos verde, azul y negro (y por qué se invierten miles de millones en 2 de ellos), 26 de agosto de 2020, https://www.bbc.com/mundo/noticias-53925884

[25] Fundación Chile, Una oportunidad estratégica para Chile: hidrógeno verde, visitado el 29 de septiembre de 2022, https://fch.cl/iniciativa/hidrogeno-verde/

[26] SSAB, About SSAB, visitado el 29 de septiembre de 2022, https://www.ssab.com/en/company/about-ssab

[27] EKOS, Hidrógeno verde: ¿Qué es y por qué lo llaman la energía del futuro? , 1 de junio de 2022, https://www.ekosnegocios.com/articulo/hidrogeno-verde-que-es-y-por-que-lo-llaman-la-energia-del-futuro

[28] H2Businessnews, Shell: «El hidrógeno verde costará menos que el azul de origen fósil»,  10 de agosto de 2022, https://h2businessnews.com/shell-el-hidrogeno-verde-costara-menos-que-el-azul-de-origen-fosil/

[29] IRENA, Green hydrogen: A guide to policy making, noviembre de 2020, https://www.irena.org/publications/2020/Nov/Green-hydrogen.

[30] H2Businessnews, Construyen el mayor royecto de almacenamiento subterráneo de hidrógeno del mundo, 8 de agosto de 2022, https://h2businessnews.com/construyen-el-mayor-proyecto-de-almacenamiento-subterraneo-de-hidrogeno-del-mundo/

[31] IRENA, Hydrogen: A renewable energy perspective, septiembre de 2019, https://www.irena.org/publications/2019/Sep/Hydrogen-A-renewable-energy-perspective

[32] BBC, Hidrógeno verde: 6 países que lideran la producción de una de las «energías del futuro» (y cuál es el único latinoamericano), 31 de marzo de 2021, https://www.bbc.com/mundo/noticias-56531777

[33] Al respecto, IRENA señala lo siguiente: “One option would be repurposing pipelines currently dedicated to fossil gas for the transport of green hydrogen. Repurposing pipelines may involve the replacement of valves, regulators, compressors and metering devices, but, in some cases, depending on the pipeline material, it could also require replacement of the actual pipelines.” IRENA, Green Hydrogen Supply: A guide to policy making, mayo de 2021, p. 15,  https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/May/IRENA_Green_Hydrogen_Supply_2021.pdf

Mario Fernández
Asociado en CorralRosales
mfernandez@corralrosales.com

Rafael Serrano
Asociado en CorralRosales
rserrano@corralrosales.com

Las marcas notorias son aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que identifican y protegen estas marcas. Las marcas renombradas son aquellas ampliamente conocidas por el público en general.

Tanto las marcas notorias como las renombradas deben mantener un alto tráfico mercantil para obtener la fama y prestigio que las caracterizan, lo que representa una gran inversión de tiempo, recursos y publicidad por parte de sus titulares.

La marca renombrada no se encuentra regulada en la Decisión 486 de la Comunidad Andina; sin embargo, su Tribunal de Justicia  vía interpretación prejudicial, ha reconocido como marcas renombradas las que son conocidas por el público en general, más allá del sector pertinente, por tanto, rompe con los principios de inscripción registral, territorialidad, y con el de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios, a diferencia de la marca notoria.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido al concepto de marca renombrada durante varios años; así, analizó en la Interpretación Prejudicial 01-IP-87 la marca renombrada, señalando los parámetros de su conocimiento: “[…] la marca renombrada que antes se mencionó debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede derivarse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente”[1]

En la Interpretación 41-IP-98, el Tribunal reconoce a la marca renombrada vinculándola con la fama, el prestigio y el goodwill, y la diferencia claramente de la marca notoria: “De la misma manera, “mediante las normas in comento se le han otorgado características ajenas a su naturaleza y propias de las marcas renombradas o de alto renombre, al extender su protección a todas las clases, inclusive para designar productos o servicios distintos.”[2]

En su jurisprudencia reciente , el Tribunal  ejemplifica marcas que debido a su posicionamiento y conocimiento global son reconocidas como marcas renombradas, de la siguiente manera: “La marca renombrada (por ejemplo: Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores incluso por aquellos que no consumen ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado con la marca renombrada”[3]

Asimismo, recalca que dada su naturaleza la marca renombrada no necesita ser probada: “La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione) no son objeto de prueba”[4]

El Tribunal en los últimos treinta años mediante la interpretación prejudicial ha diferenciado  a la marca renombrada de la marca notoriamente conocida, estableciendo de esta manera los cimientos para una posible regulación de este tipo de marcas dentro de la Comunidad Andina. “La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros.”[5]

Bajo esta línea jurisprudencial, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales en recientes resoluciones ha ratificado el carácter de renombradas o de alto renombre a marcas que, por su prestigio y conocimiento global, ameritan la protección especial que la jurisprudencia y doctrina les otorgan, con el fin de proteger su valor frente a intentos de uso indebido por terceros en claro aprovechamiento injusto de dicho carácter. También de esa manera se protegen los derechos del consumidor.

En procedimientos en los cuales terceros intentaron hacer uso de las marcas de alto renombre UBER y MAC, la oficina ecuatoriana confirmó el amplio reconocimiento por parte del público en general, así como la protección reforzada que debe dárseles estableciendo: “la marca UBER es una marca que es reconocida en la población, no solo el sector pertinente de consumidores (usuarios de la aplicación digital). Por adhesión, este tipo de marcas se protegen no solo de los riesgos de confusión y asociación, sino también de los riesgos de dilución y aprovechamiento injusto de su prestigio”[6]

De igual manera, ante la apropiación indebida del nombre comercial MAC ACCES BY MOBILE STORE MAS LOGOTIPO, determinó el riesgo de confusión, asociación, dilución y aprovechamiento injusto que este registro implicaría debido al alto renombre y reconocimiento de la marca MAC a nivel mundial: “este tipo de marcas se protegen no solo de los riesgos de confusión y asociación, sino también de los riesgos de dilución y aprovechamiento injusto de su prestigio”[7]

En conclusión, las resoluciones del Tribunal Andino de Justicia han marcado un camino para que las oficinas competentes de los países miembros de la Comunidad Andina establezcan normas claras para el reconocimiento y protección de marcas renombradas.

[1] Interpretación Prejudicial 01-IP-87

[2] Interpretación Prejudicial 41-IP-98. Proceso 219099, marcas SUPERMAN vs. SUPERMANI. País consultante Colombia.

[3] Interpretación Prejudicial 196-IP-2020. Proceso 7467-2017-0-1801-JR-CA-26, marcas TFQ LA TABERNA DE FRANCO Q vs SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. País consultante Perú

[4] Interpretación Prejudicial 23-IP-2021. Proceso 570061-2014/DSD, marcas ZAPATA PERÚ AGROINDUSTRIAS ZAPATA S.A.C. vs. CATENA ZAPATA País consultante Perú

[5] Interpretación Prejudicial 123-IP-2021. Proceso SD2016/0059251, marcas ZOO vs. BIO ZOO. País consultante Colombia.

[6] Resolución No. OCDI-2022-159. Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales. Proceso SENADI-2018-65615, marcas UBER vs. UBER FRUITS.

[7] Resolución No. OCDI-2022-272. Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales. Proceso OCDI-2021-191-AN, marcas MAC vs. MAC ACCES BY MOBILE STORE MAS LOGOTIPO.

Andrea Miño
Asociada en CorralRosales
andrea@corralrosales.com