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Una reciente resolución aporta claridad sobre cómo se aplican en la práctica los fundamentos de mala fe y notoriedad
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La Oficina de Propiedad Intelectual exige una base probatoria sólida, especialmente para argumentos complejos como la mala fe y la notoriedad.
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Obtener una declaración de notoriedad mediante un procedimiento específico es un paso crucial cuando se busca invocar dicha notoriedad.
Antecedentes
El sistema de propiedad intelectual ecuatoriano ha puesto un énfasis creciente en la protección de la competencia leal y la buena fe en el registro de marcas. Aunque tradicionalmente las acciones de nulidad se basaban en la similitud que genera confusión, el uso estratégico de los fundamentos de mala fe y notoriedad está adquiriendo una importancia significativa en la jurisprudencia administrativa. Una resolución reciente de la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) proporciona información valiosa sobre cómo se están aplicando estos conceptos en la práctica.
El caso JEAN BOOK
El caso OCDI-2022-217-AN involucró una acción de nulidad relativa basada en la similitud gráfica de la marca impugnada con la marca previamente registrada JEAN BOOK. Esta última había sido declarada notoriamente conocida en Colombia. El demandante también alegó que la marca impugnada fue registrada de mala fe, constituyendo un acto de competencia desleal.
La resolución demuestra el nivel de detalle con el que la OPI examinó las alegaciones de mala fe y notoriedad. Si bien el demandante invocó la notoriedad de su marca en Colombia como argumento central, la OPI no aceptó esta afirmación de manera automática. En su lugar, solicitó que el demandante iniciara un procedimiento de declaración de notoriedad en Ecuador. Esto resalta un punto jurídico importante: las autoridades administrativas en Ecuador deben declarar oficialmente la notoriedad de una marca mediante un procedimiento específico. Este paso es esencial para cualquier estrategia legal que pretenda basarse en la notoriedad como fundamento de una acción de nulidad.
La mala fe es una causal legítima para invalidar una marca registrada. En este caso, el demandante logró demostrar la existencia de mala fe. El demandado había ofrecido inicialmente productos identificados con la marca ESTILO DENIM + GRÁFICA DE FIBRA. El titular de la marca JEAN BOOK envió una carta de cese y desistimiento, alegando infracción basada en la reproducción de un elemento gráfico de su marca —específicamente, una textura de tela de mezclilla (denim). El demandado reconoció la infracción y se comprometió a retirar los productos del mercado. Sin embargo, a pesar de dicho compromiso, continuó presentando solicitudes de registro para varias marcas nuevas que reproducían el elemento gráfico principal y el concepto general de la marca JEAN BOOK. Esto demostró el conocimiento previo del demandado sobre la marca notoriamente conocida, lo cual evidenció mala fe.
La resolución también incluyó un análisis comparativo entre las marcas en conflicto, lo cual es un paso crucial en cualquier acción de nulidad. La OPI evaluó la existencia de una familia de marcas a la cual supuestamente pertenecía la marca impugnada. Sin embargo, la OPI rechazó este argumento, señalando que las marcas deben estar previamente registradas para conformar una familia. Además, concluyó que, si bien las marcas ESTILO DENIM + GRÁFICA DE FIBRA y JEAN BOOK no compartían similitudes fonéticas ni ortográficas, sí presentaban similitudes gráficas y conceptuales.
Comentario
La resolución subraya que el análisis debe centrarse en las similitudes más que en las diferencias. Sirve como una guía clara sobre los retos y requisitos que conlleva sustentar una acción de nulidad en Ecuador. La OPI, en línea con la jurisprudencia andina, exige una base probatoria sólida, especialmente para argumentos complejos como la mala fe y la notoriedad. Alegaciones simples sobre la notoriedad o mala fe de una marca no son suficientes.
Este caso además destaca que una estrategia legal exitosa va más allá de simples acusaciones; requiere evidencia documental contundente y un análisis jurídico meticuloso para proteger derechos legítimos de propiedad intelectual.
Andrea Miño
Asociada en CorralRosales
andrea@corralrosales.com