El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (en adelante, “SENADI”) al momento de resolver una oposición contra la solicitud de la marca DASH en clase 11, consideró que el signo solicitado era irregistrable, al existir el riesgo de confusión o asociación para los consumidores, en relación con la marca opositora DASH en la clase 09.
El SENADI también consideró que pretender el registro de una marca idéntica a otra que ya está en el mercado podría considerarse como un acto de competencia desleal. Este argumento suele ser desechado en la mayoría de los casos, por lo que su aceptación en el trámite en referencia es un evento poco común y que sin duda servirá de referencia para futuros casos.
Antecedentes relevantes:
El 19 de noviembre de 2019, una persona natural solicitó el registro de la marca “DASH” destinado a proteger productos de la clase internacional No. 11, específicamente: “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias[1].”
PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. presentó oposición con base en la marca “DASH”, que protege los siguientes productos de la clase internacional 09: “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.” El opositor también argumentó competencia desleal por parte del solicitante.
El 10 de julio de 2020, el solicitante contestó la oposición, la cual fue agregada al expediente en fecha 31 de enero de 2022.
Resolución del caso:
Mediante Resolución No. 2000009, del 15 de febrero de 2022, el SENADI aceptó la oposición presentada y rechazó el registro de la marca solicitada. En esta resolución, el SENADI consideró la identidad entre las marcas confrontadas, así como la relación entre las clases internacionales en conflicto. Así, concluyó que existía un riesgo de confusión o asociación para los consumidores, quienes podrían asumir que se trata de productos relacionados o con la misma procedencia empresarial.
Con respecto a la irregistrabilidad de marcas, la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que:
“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación[2]; (…)”
Al momento de resolver la oposición, el SENADI se pronunció sobre el argumento de competencia desleal -hecho poco común en las resoluciones de primera instancia- en los siguientes términos:
“Analizando todo lo expuesto, se podría considerar como un acto de competencia desleal, el que se pretenda registrar un signo que guarde identidad con una marca que se encuentra en el mercado, generando eminentemente confusión en el público consumidor, que es lo que precisamente la propiedad intelectual debe evitar.”
En este sentido, la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que:
“Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.[3]; (…)”
Con esta decisión, el SENADI ha dado un paso muy positivo en el análisis de temas referidos a propiedad intelectual, dejando de lado aspectos puramente formales y haciendo análisis de situaciones más complejas, protegiendo así no solo al titular de una marca sino también a los consumidores.
[1] Trámite No. SENADI-2019-82640.
[2] Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
[3] Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
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Katherine González
Asociado en CorralRosales
katherine@corralrosales.com