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MEDIO:
“El concepto de que el registro de una marca otorga la propiedad y el derecho exclusivo a utilizarla para identificar y proteger los bienes y servicios para los que se ha registrado está aceptado en todo el mundo”.
“Cuando la Oficina de Propiedad Intelectual concede el registro de una marca, confiere derechos y obligaciones al titular, incluida la capacidad de oponerse a la solicitud de un tercero de una marca idéntica o similar que induzca a confusión. Como parte del procedimiento de oposición, el demandado puede presentar pruebas para refutar las alegaciones del oponente”, según explica nuestra asociada Andrea Miño en un artículo publicado en WTR.
Miño recuerda que “en los últimos años, se ha convertido en una práctica habitual que el solicitante cuya marca es objeto de oposición presente pruebas que demuestren que el uso de la marca del oponente se limita a productos o servicios específicos, en un intento de minimizar el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto”.
En algunos de estos casos, añade, “la Oficina de Propiedad Intelectual consideró que estas alegaciones eran válidas y permitió el registro de marcas similares a marcas previamente registradas, aplicando así erróneamente el principio de especialidad, que afecta directamente a los derechos de registro, uno de los fundamentos del derecho de marcas. Tal restricción de oficio de los productos fue una clara extralimitación de las facultades del examinador, en violación de los derechos del titular de la marca”.
Nuestra asociada analiza un caso reciente examinado por la Oficina de Propiedad Intelectual en un procedimiento de oposición en el que un solicitante descargó contenidos del sitio web del oponente para que la Oficina de Propiedad Intelectual considerara únicamente los productos ofrecidos en dicho sitio web (productos farmacéuticos para el tratamiento de la hipertensión e insuficiencia cardiaca), a pesar de que la marca en la que se basaba la oposición se había concedido para productos farmacéuticos, entre otros productos.
La demandante solicitó el registro de una marca similar que induce a confusión para proteger otros tipos de productos farmacéuticos (medicamentos para enfermedades respiratorias).
“La Resolución nº OCDI-2023-291 sienta un importante precedente por el cual, en un procedimiento de oposición, los derechos registrales deben prevalecer sobre el uso de la marca en el mercado. La decisión deja claro que, para obtener la limitación de un registro, existen otros procedimientos legalmente establecidos, que también pueden utilizarse como defensa en el procedimiento de oposición”.