World Trademark Review – Los requisitos más estrictos para probar el uso de una marca comercial mediante facturas

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DETALLES

FECHA: 21-01-2021

PROFESIONALES EN LA NOTICIA:

-Katherine González

Nuestra asociada Katherine González publica un artículo en el medio especializado World Trademark Review en el que explica la modificación por parte del SENADI (Servicios Nacionales de Derechos Intelectuales del Ecuador) de los cambios a la hora de probar el uso de una marca registrada.

Comienza el artículo informando sobre la Decisión 486 de la Comunidad Andina (Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia), en la que se establece que una marca puede ser cancelada si su propietario, un tercero autorizado o un licenciatario no la ha usado en los últimos tres años en los países ya citados para los servicios para los que se registró.

El SENADI, al examinar las pruebas presentadas como defensa en este tipo de acciones; es decir, las facturas, valoró que estas podían presentarse como prueba de uso de la marca, “siempre que el destinatario final estuviera en uno de los países andinos, independientemente del país de origen de la factura”, tal y como indica González. Sin embargo, esta decisión se ha modificado. 

A partir de 2021, el SENADI ha dictado que se requerirán pruebas adicionales con las que se demostrarán que los productos han sido comercializados en el mercado andino. Como justificación se considerará “si los productos o servicios protegidos están disponibles en el mercado o han sido comercializados en la forma y en las cantidades que corresponden a la naturaleza de los productos o servicios”.

González afirma que “el fundamento de esta decisión radica en que, si bien una factura indica que un producto o servicio ha sido comercializado, no confirma que los productos hayan entrado realmente en el mercado ecuatoriano. Por lo tanto, cualquier factura emitida en un país que no forma parte de la Comunidad Andina debe ir acompañada de pruebas de que el producto entró en el país y, en algunos casos, incluso de que se ofrece en el mercado local”.

Nuestra asociada nos recuerda también los altos niveles de formalidades de los documentos exigidos a la hora de presentar como defensa en los procedimientos de cancelación.

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World Trademark Review – El hecho de que dos marcas cubran clases diferentes no es determinante al evaluar su riesgo de confusión

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DETALLES

FECHA: 30-09-2020

PROFESIONALES EN LA NOTICIA:

-Katherine González

Nuestra asociada Katherine González publica un artículo en el medio especializado World Trademark Review en el que comenta la decisión del SENADI de rechazar la oposición de Discovery contra el registro de la marca DOKI MAS LOGOTIPO, basado en su anterior marca DOKI. En apelación, la Oficina de Propiedad Intelectual dictaminó que el hecho de que dos marcas pertenezcan a clases diferentes no implica necesariamente que no exista confusión entre ellas y que existía una relación directa entre sus bienes y servicios.

En el texto, González explica que, en un primer momento, el SENADI concedió el registro de la marca DOKI MAS LOGOTIPO para los servicios de la clase 44, considerando que no había riesgo de confusión con la marca registrada DOKI, ya que esta última cubría una clase diferente. En la apelación a este registro, la Oficina de Propiedad Intelectual aceptó los argumentos del oponente y estableció que el hecho de que dos marcas cubran diferentes clases no es un criterio determinante para evaluar el riesgo de confusión entre ellas.

“En primera instancia, el SENADI rechazó la oposición y concedió el registro por no existir riesgo de confusión o asociación para los consumidores. A pesar de que las marcas compartían un elemento denominativo idéntico, cubrían productos/servicios de diferentes clases. Discovery apeló esta decisión, presentando una lista clara y detallada de los productos y servicios en cuestión y argumentando que, a pesar de la diferencia de clases, las marcas tenían por objeto proteger los productos y servicios que estaban directamente relacionados y eran complementarios”, detalla nuestra asociada.

“La decisión confirma la importancia de realizar un análisis detallado y específico en cada caso, ante posibles litigios de marcas”, añade González, quien cree que esta decisión es muy importante debido al gran número de productos puestos a la venta por internet.

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El agotamiento de instancias por parte del Estado: un inconveniente en Propiedad Intelectual

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En la gran mayoría de los procedimientos administrativos en materia de Propiedad Intelectual, intervienen la autoridad administrativa y uno o más administrados. Una vez agotada esta vía, las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) pueden ser impugnadas por la vía judicial ante el competente Tribunal Contencioso Administrativo. Los procesos culminan con la sentencia que da la razón a una de las partes. Con su ejecución, se considera cumplida la misión de impartir justicia. Sin embargo, la experiencia en temas de propiedad intelectual es diferente.

Una vez que el administrado obtiene una sentencia favorable por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, el SENADI suele interponer recurso de casación, lo que impide la ejecución de la sentencia del Tribunal. Esta actitud no se justifica pues se trata de un litigio entre privados, en el cual no se encuentran comprometidos los recursos del Estado.

No se cuestiona la competencia de la mencionada institución para recurrir decisiones adversas, pues, entendemos que tiene interés en que prevalezca su criterio, no obstante, es necesario considerar que la interposición de recursos de casación por parte del SENADI no siempre se encuentran motivados por proteger al Estado.

En materia de propiedad intelectual, no existe una justificación para que en todos los casos el SENADI pretenda que se case la sentencia a título de que prevalezca su criterio jurídico. Con esa actitud se desperdician recursos estatales pues la Corte Nacional debe destinar tiempo para atender esas impugnaciones. Peor aún, en casos en los que el SENADI llega a interponer la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.

Para los clientes de Propiedad Intelectual es muy difícil aceptar este comportamiento de la autoridad administrativa, que parece estar destinado a entorpecer el oportuno ejercicio de los correspondientes derechos. Esta realidad es todavía más negativa tratándose de patentes, cuya vigencia es de 20 años contados desde la presentación de la solicitud, sabiéndose que los trámites administrativos y judiciales pueden consumir la mitad de ese tiempo y en algunos casos el plazo completo

En Ecuador hay un sistema de justicia saturado, en el cual la responsabilidad, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, no van de la mano con el principio de oportunidad. El agotamiento de recursos y acciones por parte del SENADI, no debe convertirse en la regla, ya que esto genera que se dilaten los procesos, se postergue la ejecución de las sentencias y que se incurran en mayores gastos de recursos públicos y privados.

Ruth Holguín
Asociada en CorralRosales
ruth@corralrosales.com

El SENADI ratificó en Ecuador la distintividad del diseño tridimensional registrado por Crocs, INC

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El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de Ecuador (SENADI), mediante Resolución Nro. OCDI-2019-0618[1], ratificó que el diseño del calzado CROCS tiene la capacidad de ser reconocido por los consumidores y además le permite a su titular diferenciarlo de los productos de los competidores, ya que cuenta con elementos propios y especiales que hacen del producto una forma diferente, no común ni ordinaria.

Con esta decisión, se reitera la distintividad del diseño tridimensional del calzado CROCS en Ecuador y se ratifica que CROCS, INC. es la única que puede comercializarlos, teniendo el derecho exclusivo de impedir a terceros el uso y comercialización de productos iguales o similares.

CROCS, INC. obtuvo en el año 2015 el registro de su marca DISEÑO TRIDIMENSIONAL (3D BAYA SHOE DESIGN) para proteger “calzado”.

La marca tridimensional tiene características propias, que la diferencian de las tradicionales marcas denominativas, figurativas y mixtas, ya que con este tipo específico de marcas se protege un objeto que ocupa un volumen en el espacio; es decir, es la forma de un producto o su envase. Por ello, la distintividad de este tipo de marcas recae sobre el conjunto de formas, relieves, entre otros elementos propios que se añaden en su conformación.

En el año 2017, JHON ALBERTO FIGUEROA VIVANCO solicitó ante el SENADI la nulidad del mencionado registro, alegando que se trataba de un diseño genérico para calzado y por tanto no susceptible de apropiación exclusiva. Adicionalmente señaló que el diseño otorgaba una ventaja funcional o técnica al producto, por lo que esta figura no era protegible como marca, según la Ley.

Sobre este concepto , el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece  que no podrán registrarse como marca los signos que:

“(…)

  1. carezcan de distintividad;
  2. consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
  3. consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; (…)”

Durante el procedimiento, CROCS, INC. probó que el registro impugnado sí cumplía con los requisitos para ser considerado un diseño tridimensional, presentando incluso los registros obtenidos sobre el mismo diseño en varios países, en los cuales, al igual que en Ecuador, se había reconocido la distintividad de sus diseños particulares.

En cuanto a la ventaja funcional alegada por el demandante, el SENADI determinó que los elementos arbitrarios del diseño no están dados por un criterio funcional, puesto que la exclusión de tales formas, relieves, hendiduras y agujeros no impiden el uso natural del producto.

 

Katherine González H.
Asociada en CorralRosales
katherine@corralrosales.com

[1] Trámite 17-1679-RV-2S resuelto por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI en fecha 18 de julio de 2019.

WTR – La Oficina Ecuatoriana SENADI da un fuerte golpe a las solicitudes de marcas parasitarias

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FECHA: 30-08-19

PROFESIONALES EN LA NOTICIA: 

-Ian Wall

MEDIO: WTR Dialy

Nuestro Asociado Ian Wall publicó en WTR Dialy un artículo en donde explica y reflexiona sobre la resolución de la oficina de Propiedad Intelectual ecuatoriana en la que rechazó la oposición presentada por la marca de cosméticos Huda Beauty contra la solicitud de una marca idéntica. Según afirma nuestro experto, además del rechazo, la Oficina de Propiedad Intelectual del Ecuador se encargó de revisar la base de datos de marcas en línea de la OMPI para constatar el derecho en el país de origen del oponente, y de aceptar los mencionados resultados en línea como evidencia del derecho.

«El sistema de marcas de Ecuador es lo que se conoce como primero en registrar. Esto significa que simplemente usar una marca en Ecuador confiere poco o ningún derecho. Además, los problemas a los que se enfrentan los propietarios de marcas en Ecuador que no han logrado garantizar el registro de su marca se agravan por el hecho de que las autoridades han tardado en reconocer incluso las marcas famosas que aún no se utilizan en Ecuador», encabeza el artículo Wall.

Esta decisión representa una relajación de los requisitos probatorios y demuestra una proactividad rara vez vista en la Oficina de Propiedad Intelectual del Ecuador. Esto sugiere la voluntad de las autoridades para proteger a las grandes marcas contra las solicitudes de marcas parasitarias.

«A pesar de no reconocer correctamente la reivindicación de prioridad, la oficina de Propiedad Intelectual del Ecuador procedió a rechazar la solicitud oportunista sobre la base del artículo 6 quinquies del Convenio de París. Lo que es más importante, esta oficina de oficio se encargó de revisar la base de datos en línea de marcas registradas de la OMPI para constatar el derecho en el país de origen del oponente y aceptó estos resultados en línea como evidencia del mencionado derecho», afirma nuestro experto.

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