World Trademark Review – Los requisitos más estrictos para probar el uso de una marca comercial mediante facturas

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DETALLES

FECHA: 21-01-2021

PROFESIONALES EN LA NOTICIA:

-Katherine González

Nuestra asociada Katherine González publica un artículo en el medio especializado World Trademark Review en el que explica la modificación por parte del SENADI (Servicios Nacionales de Derechos Intelectuales del Ecuador) de los cambios a la hora de probar el uso de una marca registrada.

Comienza el artículo informando sobre la Decisión 486 de la Comunidad Andina (Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia), en la que se establece que una marca puede ser cancelada si su propietario, un tercero autorizado o un licenciatario no la ha usado en los últimos tres años en los países ya citados para los servicios para los que se registró.

El SENADI, al examinar las pruebas presentadas como defensa en este tipo de acciones; es decir, las facturas, valoró que estas podían presentarse como prueba de uso de la marca, “siempre que el destinatario final estuviera en uno de los países andinos, independientemente del país de origen de la factura”, tal y como indica González. Sin embargo, esta decisión se ha modificado. 

A partir de 2021, el SENADI ha dictado que se requerirán pruebas adicionales con las que se demostrarán que los productos han sido comercializados en el mercado andino. Como justificación se considerará “si los productos o servicios protegidos están disponibles en el mercado o han sido comercializados en la forma y en las cantidades que corresponden a la naturaleza de los productos o servicios”.

González afirma que “el fundamento de esta decisión radica en que, si bien una factura indica que un producto o servicio ha sido comercializado, no confirma que los productos hayan entrado realmente en el mercado ecuatoriano. Por lo tanto, cualquier factura emitida en un país que no forma parte de la Comunidad Andina debe ir acompañada de pruebas de que el producto entró en el país y, en algunos casos, incluso de que se ofrece en el mercado local”.

Nuestra asociada nos recuerda también los altos niveles de formalidades de los documentos exigidos a la hora de presentar como defensa en los procedimientos de cancelación.

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Criterios Digital – El registro de un color como marca

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FECHA: 29-10-2020

PROFESIONALES EN LA NOTICIA:

-Katherine González

Nuestra asociada Katherine González, abogada especialista en Propiedad Intelectual en nuestra firma, ha escrito un artículo para el medio ‘Criterios Digital’, en el que analiza la posibilidad de registro de un color como marca en la Comunidad Andina.

Comienza ofreciendo una breve descripción sobre qué es una marca para orientar al lector sobre lo que va a leer a continuación: “una marca es cualquier signo susceptible de representación gráfica, que tenga la capacidad de distinguir un producto o servicio, en el mercado”.

Informa, además, sobre que “la norma comunitaria andina prevé la posibilidad de registrar como marca un color delimitado por una forma, o una combinación de colores. Así, es posible registrar una marca que esté constituida únicamente por un color, siempre que se encuentre comprendido en algún trazo, forma o silueta; y, claro está, que no se encuentre comprendido en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Ley.”.

Según lo comunicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el uso del color debe ser arbitrario para que, de este modo, se pueda identificar el origen empresarial a través de él.

En el artículo, González aclara que si se trata de un color que no se encuentra delimitado por ninguna forma, este no podría ser registrado ya que no puede permitirse a una única persona tener un color como tal en propiedad, ofreciéndole “una ventaja competitiva desmesurada” y que “afectaría notablemente el acceso de terceros al mercado”.

Como bien adelanta nuestra asociada en este artículo, la Oficina de Propiedad Intelectual, al examinar el registro de una marca constituida por un color, no solo deberá tener en cuenta los elementos jurídicos aplicables, sino también el contexto real del mercado en el que la marca, una vez registrada, comenzará a funcionar, así como “el principio de primacía de la realidad”.

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World Trademark Review – El hecho de que dos marcas cubran clases diferentes no es determinante al evaluar su riesgo de confusión

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FECHA: 30-09-2020

PROFESIONALES EN LA NOTICIA:

-Katherine González

Nuestra asociada Katherine González publica un artículo en el medio especializado World Trademark Review en el que comenta la decisión del SENADI de rechazar la oposición de Discovery contra el registro de la marca DOKI MAS LOGOTIPO, basado en su anterior marca DOKI. En apelación, la Oficina de Propiedad Intelectual dictaminó que el hecho de que dos marcas pertenezcan a clases diferentes no implica necesariamente que no exista confusión entre ellas y que existía una relación directa entre sus bienes y servicios.

En el texto, González explica que, en un primer momento, el SENADI concedió el registro de la marca DOKI MAS LOGOTIPO para los servicios de la clase 44, considerando que no había riesgo de confusión con la marca registrada DOKI, ya que esta última cubría una clase diferente. En la apelación a este registro, la Oficina de Propiedad Intelectual aceptó los argumentos del oponente y estableció que el hecho de que dos marcas cubran diferentes clases no es un criterio determinante para evaluar el riesgo de confusión entre ellas.

“En primera instancia, el SENADI rechazó la oposición y concedió el registro por no existir riesgo de confusión o asociación para los consumidores. A pesar de que las marcas compartían un elemento denominativo idéntico, cubrían productos/servicios de diferentes clases. Discovery apeló esta decisión, presentando una lista clara y detallada de los productos y servicios en cuestión y argumentando que, a pesar de la diferencia de clases, las marcas tenían por objeto proteger los productos y servicios que estaban directamente relacionados y eran complementarios”, detalla nuestra asociada.

“La decisión confirma la importancia de realizar un análisis detallado y específico en cada caso, ante posibles litigios de marcas”, añade González, quien cree que esta decisión es muy importante debido al gran número de productos puestos a la venta por internet.

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LexLatin – Ya es posible cancelar nombres comerciales por falta de uso en Ecuador

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FECHA: 20-08-2020

PROFESIONALES EN LA NOTICIA: 

-Katherine González

MEDIO: Lex Latin

El medio de comunicación LexLatin publica un artículo de nuestra asociada Katherine González detallando la modificación acerca de la posibilidad de cancelar nombres comerciales por falta de uso en Ecuador. Antes, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (también conocido como SENADI) no tramitaba este tipo de solicitudes de cancelación ya que “la autoridad consideraba que los derechos se adquirían con su uso”.

Tras haber estudiado la posibilidad de llevarlo a cabo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado que se podrán cancelar nombres comerciales si han dejado de utilizarse en determinado momento y siempre que se cumplan una serie de requisitos.

Antes de haber sido publicada esta nueva sentencia, si solicitabas una marca similar a un nombre comercial registrado pero en desuso, el titular de dicha marca debía oponerse a este hecho; igualmente, habiendo presentado oposición o no, se consideraba la negativa de marca por la similitud a una ya registrada y, por tanto, no había opción de inscribir esta nueva marca.

Según explica nuestra asociada, antes de realizar ninguna acción hay que tener en cuenta “que los nombres comerciales son independientes de la razón social o determinación de las empresas y pueden ser iguales o diferentes”.

“Una de las soluciones previstas por los usuarios, para contrarrestar este tipo de inconvenientes, fue la presentación de acciones de cancelación por falta de uso contra nombres comerciales registrados. Para estos asuntos el SENADI no había mantenido un criterio uniforme, en la mayoría de los casos estas acciones eran inadmitidas por considerar que el registro de un nombre comercial pierde su validez y efectividad tan pronto cesa el uso, por lo tanto, la cancelación no era jurídicamente procedente”, adelanta González.

Ahora, los criterios han cambiado y se podrán cancelar nombres comerciales por falta de uso en Ecuador.

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Falsificación de marcas y contrabando

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El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ha creado el Grupo de Tareas Específicas y el Cuerpo de Vigilancia Aduanera para luchar contra la falsificación de marcas y el contrabando, que afectan seriamente a las actividades empresariales legítimas y al fisco.

En el Ecuador y en otros países de la región gran parte de los productos falsificados son importados, por lo que quienes introducen esos artículos incurren en la mayoría de los casos en el delito de contrabando.

La producción local de falsificaciones, sobre todo de marcas de lujo y de productos electrónicos, es reducida. Por tanto la mayoría de los productos falsificados de marcas reconocidas o de lujo (carteras, relojes, ropa, electrónicos, accesorios de celulares, etc.) son fabricados fuera del Ecuador y su ingreso casi siempre es irregular.

El ingreso irregular al país de productos falsificados activa la actuación directa de grupos especiales de Aduana destinados al control, incautación y, cuando corresponda, su destrucción, todo con el fin de apartar del mercado aquellos productos que, a más de ser ilegales por su origen, defraudan al fisco al no pagar los aranceles y otros tributos correspondientes a las importaciones.

El artículo 301 del Código Penal tipifica el delito de contrabando y castiga con pena privativa de la libertad de tres a cinco años, y multa de hasta tres veces el valor en Aduana de los productos incautados, si dicho valor es igual o supera los diez salarios básicos unificados (actualmente US$ 3940,00.).

El mismo código establece como circunstancia agravante del delito el que los productos sean falsificados, en cuyo caso se impondrá la máxima sanción.

En una acertada decisión, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador creó el “Grupo de Tareas Específicas”, comandado por inspectores de la más alta jerarquía y de probada reputación dentro y fuera de la institución y se asignó, además, personal auxiliar que cumple con las mismas características, quienes han demostrado, plena capacidad para trabajar con absoluta honestidad y dedicación.

Una experiencia personal confirma lo manifestado. En una oportunidad en la que se tenía que aguardar aproximadamente dos horas para proceder con una incautación, los miembros del Grupo decidieron aprovechar ese tiempo para realizar un trabajo de campo en los lugares aledaños, lo cual permitió incautar más de 15.000 cigarrillos que habían ingresado de contrabando. Hecho lo cual, se procedió con la incautación planificada.

En cada caso en el que tuvimos la oportunidad de participar, colaboramos con las autoridades de Aduana brindando información e identificando posibles objetivos de incautación. Asimismo, cuando correspondía, se presentó la denuncia formal y se ratificó la condición de los productos falsificados, con el propósito de evitar que regresen al mercado.

Con nuestra presencia en los operativos los infractores ven limitadas sus opciones de obstaculizar el procedimiento de incautación, pues cuando los representantes de la marca certifican que los productos decomisados son falsificados, no hay lugar a dudas o especulaciones sobre su origen.

La industria local y el comercio formal, en general, han hecho un gran esfuerzo para cumplir con los reglamentos técnicos obligatorios, en especial los de etiquetado. Este aspecto resulta de gran ayuda en la persecución de estos delitos, pues si los productos no cumplen con los requisitos obligatorios de etiquetado, pueden ser considerados de contrabando y por tanto se los puede incautar sean o no falsificados.

Hemos decidido continuar apoyando las labores de la Aduana en la lucha contra la falsificación y el contrabando, facilitando las herramientas para que su labor sea cada vez más eficiente. La capacitación constante del personal que realiza estas actividades legítimas afectadas por estos delitos, constituye también una forma de apoyar a las autoridades en este trabajo.

 

Eduardo Ríos
Asociado Senior en CorralRosales
eduardo@corralrosales.com