World Trademark Review – Los requisitos más estrictos para probar el uso de una marca comercial mediante facturas

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FECHA: 21-01-2021

PROFESIONALES EN LA NOTICIA:

-Katherine González

Nuestra asociada Katherine González publica un artículo en el medio especializado World Trademark Review en el que explica la modificación por parte del SENADI (Servicios Nacionales de Derechos Intelectuales del Ecuador) de los cambios a la hora de probar el uso de una marca registrada.

Comienza el artículo informando sobre la Decisión 486 de la Comunidad Andina (Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia), en la que se establece que una marca puede ser cancelada si su propietario, un tercero autorizado o un licenciatario no la ha usado en los últimos tres años en los países ya citados para los servicios para los que se registró.

El SENADI, al examinar las pruebas presentadas como defensa en este tipo de acciones; es decir, las facturas, valoró que estas podían presentarse como prueba de uso de la marca, “siempre que el destinatario final estuviera en uno de los países andinos, independientemente del país de origen de la factura”, tal y como indica González. Sin embargo, esta decisión se ha modificado. 

A partir de 2021, el SENADI ha dictado que se requerirán pruebas adicionales con las que se demostrarán que los productos han sido comercializados en el mercado andino. Como justificación se considerará “si los productos o servicios protegidos están disponibles en el mercado o han sido comercializados en la forma y en las cantidades que corresponden a la naturaleza de los productos o servicios”.

González afirma que “el fundamento de esta decisión radica en que, si bien una factura indica que un producto o servicio ha sido comercializado, no confirma que los productos hayan entrado realmente en el mercado ecuatoriano. Por lo tanto, cualquier factura emitida en un país que no forma parte de la Comunidad Andina debe ir acompañada de pruebas de que el producto entró en el país y, en algunos casos, incluso de que se ofrece en el mercado local”.

Nuestra asociada nos recuerda también los altos niveles de formalidades de los documentos exigidos a la hora de presentar como defensa en los procedimientos de cancelación.

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Criterios Digital – El registro de un color como marca

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FECHA: 29-10-2020

PROFESIONALES EN LA NOTICIA:

-Katherine González

Nuestra asociada Katherine González, abogada especialista en Propiedad Intelectual en nuestra firma, ha escrito un artículo para el medio ‘Criterios Digital’, en el que analiza la posibilidad de registro de un color como marca en la Comunidad Andina.

Comienza ofreciendo una breve descripción sobre qué es una marca para orientar al lector sobre lo que va a leer a continuación: “una marca es cualquier signo susceptible de representación gráfica, que tenga la capacidad de distinguir un producto o servicio, en el mercado”.

Informa, además, sobre que “la norma comunitaria andina prevé la posibilidad de registrar como marca un color delimitado por una forma, o una combinación de colores. Así, es posible registrar una marca que esté constituida únicamente por un color, siempre que se encuentre comprendido en algún trazo, forma o silueta; y, claro está, que no se encuentre comprendido en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Ley.”.

Según lo comunicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el uso del color debe ser arbitrario para que, de este modo, se pueda identificar el origen empresarial a través de él.

En el artículo, González aclara que si se trata de un color que no se encuentra delimitado por ninguna forma, este no podría ser registrado ya que no puede permitirse a una única persona tener un color como tal en propiedad, ofreciéndole “una ventaja competitiva desmesurada” y que “afectaría notablemente el acceso de terceros al mercado”.

Como bien adelanta nuestra asociada en este artículo, la Oficina de Propiedad Intelectual, al examinar el registro de una marca constituida por un color, no solo deberá tener en cuenta los elementos jurídicos aplicables, sino también el contexto real del mercado en el que la marca, una vez registrada, comenzará a funcionar, así como “el principio de primacía de la realidad”.

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World Trademark Review – El hecho de que dos marcas cubran clases diferentes no es determinante al evaluar su riesgo de confusión

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FECHA: 30-09-2020

PROFESIONALES EN LA NOTICIA:

-Katherine González

Nuestra asociada Katherine González publica un artículo en el medio especializado World Trademark Review en el que comenta la decisión del SENADI de rechazar la oposición de Discovery contra el registro de la marca DOKI MAS LOGOTIPO, basado en su anterior marca DOKI. En apelación, la Oficina de Propiedad Intelectual dictaminó que el hecho de que dos marcas pertenezcan a clases diferentes no implica necesariamente que no exista confusión entre ellas y que existía una relación directa entre sus bienes y servicios.

En el texto, González explica que, en un primer momento, el SENADI concedió el registro de la marca DOKI MAS LOGOTIPO para los servicios de la clase 44, considerando que no había riesgo de confusión con la marca registrada DOKI, ya que esta última cubría una clase diferente. En la apelación a este registro, la Oficina de Propiedad Intelectual aceptó los argumentos del oponente y estableció que el hecho de que dos marcas cubran diferentes clases no es un criterio determinante para evaluar el riesgo de confusión entre ellas.

“En primera instancia, el SENADI rechazó la oposición y concedió el registro por no existir riesgo de confusión o asociación para los consumidores. A pesar de que las marcas compartían un elemento denominativo idéntico, cubrían productos/servicios de diferentes clases. Discovery apeló esta decisión, presentando una lista clara y detallada de los productos y servicios en cuestión y argumentando que, a pesar de la diferencia de clases, las marcas tenían por objeto proteger los productos y servicios que estaban directamente relacionados y eran complementarios”, detalla nuestra asociada.

“La decisión confirma la importancia de realizar un análisis detallado y específico en cada caso, ante posibles litigios de marcas”, añade González, quien cree que esta decisión es muy importante debido al gran número de productos puestos a la venta por internet.

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LexLatin – Ya es posible cancelar nombres comerciales por falta de uso en Ecuador

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FECHA: 20-08-2020

PROFESIONALES EN LA NOTICIA: 

-Katherine González

MEDIO: Lex Latin

El medio de comunicación LexLatin publica un artículo de nuestra asociada Katherine González detallando la modificación acerca de la posibilidad de cancelar nombres comerciales por falta de uso en Ecuador. Antes, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (también conocido como SENADI) no tramitaba este tipo de solicitudes de cancelación ya que “la autoridad consideraba que los derechos se adquirían con su uso”.

Tras haber estudiado la posibilidad de llevarlo a cabo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado que se podrán cancelar nombres comerciales si han dejado de utilizarse en determinado momento y siempre que se cumplan una serie de requisitos.

Antes de haber sido publicada esta nueva sentencia, si solicitabas una marca similar a un nombre comercial registrado pero en desuso, el titular de dicha marca debía oponerse a este hecho; igualmente, habiendo presentado oposición o no, se consideraba la negativa de marca por la similitud a una ya registrada y, por tanto, no había opción de inscribir esta nueva marca.

Según explica nuestra asociada, antes de realizar ninguna acción hay que tener en cuenta “que los nombres comerciales son independientes de la razón social o determinación de las empresas y pueden ser iguales o diferentes”.

“Una de las soluciones previstas por los usuarios, para contrarrestar este tipo de inconvenientes, fue la presentación de acciones de cancelación por falta de uso contra nombres comerciales registrados. Para estos asuntos el SENADI no había mantenido un criterio uniforme, en la mayoría de los casos estas acciones eran inadmitidas por considerar que el registro de un nombre comercial pierde su validez y efectividad tan pronto cesa el uso, por lo tanto, la cancelación no era jurídicamente procedente”, adelanta González.

Ahora, los criterios han cambiado y se podrán cancelar nombres comerciales por falta de uso en Ecuador.

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Aula Magna – El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) rechazó de oficio el registro de una marca por considerar que fue solicitada para perpetrar un acto de mala fe

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FECHA: 13-05-2020

PROFESIONALES EN LA NOTICIA: 

-Katherine González

MEDIO: Aula Magna

La revista Aula Magna de la Universidad San Francisco de Quito publica un artículo de nuestra Asociada Katherine González en el que explica cómo el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) rechazó la solicitud de registro de la marca KRUSELINGS por considerar que era igual a una marca reconocida en el comercio a nivel mundial. Este órgano estimó que su registro representaría mala fe ya que llevaría a engaño a los consumidores.

González contextualiza el caso explicando en el artículo que en marzo de 2019, una persona física solicitó el registro de la marca KRUSELINGS para proteger juegos, juguetes; artículo de gimnasia y de deportes no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad, o lo que es lo mismo, productos de la clase internacional 28.

“La mencionada solicitud no fue objeto de oposición por parte de terceros; sin embargo, al momento de emitir su decisión, el SENADI consideró que la marca solicitada era idéntica a una marca reconocida en el comercio a nivel mundial (KRUSELINGS), por lo que la solicitud incurría en una prohibición para su registro debido al engaño que podría producir en los consumidores y estableciendo que esta clase de solicitudes son de mala fe”, explica nuestra Asociada.

El SENADI explicó que, pese a no existir una solicitud o registro con el nombre de KRUSELINGS en Ecuador, se debía prohibir el registro de una marca igual a una reconocida a nivel mundial para precautelar el interés general, especialmente de los consumidores.

González afirma que esta resolución “constituye un avance en la protección de la propiedad intelectual en Ecuador, ya que anteriormente el argumento de la mala fe -al menos en el procedimiento de oposición de marcas- era desechado en la mayoría de las veces, lo que ocasionaba en muchos de los casos, el registro de signos que infringían los derechos de terceros bajo el único argumento de que la marca no estaba registrada o solicitada previamente en Ecuador.”

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Ecuador: la problemática actual de los nombres comerciales registrados que no están en uso

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Los derechos sobre los nombres comerciales se adquieren con su uso, por lo tanto, el registro de éstos ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales -SENADI- es únicamente declarativo. Existe actualmente una tendencia a negar los registros de marcas con base en nombres comerciales registrados, aun cuando su uso no haya sido demostrado. Este comportamiento obliga al solicitante a presentar impugnaciones administrativas o judiciales para tratar de remediar la situación.

Un nombre comercial es cualquier signo capaz de identificar a una persona o establecimiento mercantil en el ejercicio de su actividad económica. Los nombres comerciales son independientes de la razón social o denominación de las empresas. Pueden ser iguales o diferentes y en todo caso pueden coexistir.

Si bien los nombres comerciales son un tipo de signo distintivo – al igual que las marcas – presentan algunas diferencias importantes en comparación con estas últimas. Estas diferencias y su tratamiento por la Oficina de PI son las que eventualmente ocasionan inconvenientes prácticos que serán examinados en este artículo. Entre las diferencias más relevantes, están:

  • Los derechos sobre los nombres comerciales se adquieren con el uso, así, la normativa andina y nacional expresamente señalan que “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquirirá por su primer uso en el comercio.” Por su parte, los derechos sobre una marca se adquieren únicamente con el registro ante la Oficina de PI.
  • El registro de un nombre comercial en la Oficina de PI es solamente declarativo, ya que el derecho nace únicamente con el uso, independientemente de si está registrado o no.
  • Los derechos sobre el nombre comercial terminan una vez que cesa el uso de éste o cesen las actividades de la persona o empresa que lo usa. En contraste, los derechos sobre una marca subsistirán mientras ésta no haya caducado o haya sido anulada o cancelada.
  • Las marcas protegen productos o servicios, mientras que un nombre comercial identifica una actividad comercial.

Para la protección y defensa de los nombres comerciales, al igual que con las marcas, existe el derecho de oposición contra solicitudes de signos distintivos que, entre otras causales, sean capaces de crear confusión o asociación en los consumidores.

Según el artículo 416 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (en adelante, Código Ingenios), dispone: “Registro declarativo del Nombre Comercial (…) En cualquier caso en que se alegue o se pretendiere reconocer el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, se deberá probar su uso público, continuo y de buena fe, al menos dentro de lo seis meses anteriores a dicha alegación o pretensión. La prueba del uso corresponderá al titular del nombre comercial. A los efectos previstos en este inciso, si el titular no fuere parte en el respectivo procedimiento, se le notificará de oficio.” (Resaltado propio)

Por tanto, si existe un nombre comercial (registrado o no) que se encuentre en uso, su titular puede presentar oposición, caso en el cual tendrá que acreditar el uso del nombre comercial y la Oficina de PI decidirá sobre la concesión o negativa del signo solicitado.

El problema surge cuando se solicita una marca similar a un nombre comercial registrado, cuyo titular no presentó oposición, o, a pesar de haberlo hecho, no demostró el uso del nombre comercial indispensable para acreditar su derecho.

Según la base de datos del SENADI existen alrededor de 30 mil nombres comerciales registrados, los cuales, dependiendo de la vigencia del certificado, son potenciales obstáculos para el registro de una marca, aun cuando muchos de ellos no estén en uso, que es el presupuesto necesario para su validez y existencia, de conformidad con la normativa andina y nacional.

Como consecuencia de lo anterior, actualmente en Ecuador la Oficina de PI tiende a negar de oficio el registro de marcas por ser similares a nombres comerciales registrados, sin que se haya probado debidamente su uso.

El problema surge de que el SENADI acepta a trámite solicitudes de registro de nombres comerciales sin requerir pruebas de uso, así como de la no aplicación del artículo 416 del “Código Ingenios”, en cuanto a la obligación de requerir pruebas de uso de nombres comerciales cuando pretenden ser invocados como fundamento para la denegatoria de un signo. Contradictoriamente, la Oficina de PI a pesar de no solicitar pruebas de uso en los dos supuestos mencionados, sí lo hace al momento de renovar el registro del nombre comercial.

Para obviar los problemas derivados de este comportamiento, será necesario que, en aplicación del artículo 416 antes transcrito, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales notifique al titular del registro del nombre comercial su obligación de demostrar su uso; y, solo cuando esto ocurra, evaluar si existe base legal suficiente para impedir el registro del signo de un tercero.

En resumen: únicamente con la certeza de la existencia de los derechos sobre el nombre comercial, debería el SENADI pronunciarse sobre una oposición o una negativa de oficio. Lamentablemente esto no ocurre en la mayoría de los casos, a pesar de que la máxima Autoridad administrativa (Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales) ha expresado en reiteradas oportunidades que un nombre comercial registrado, pero sobre el cual no se ha demostrado su uso, no debe impedir el registro de una marca.

De esta manera se evitarían numerosos problemas para los usuarios, quienes se ven obligados a incurrir en gastos innecesarios y extender aún más el tiempo para obtener el registro de su marca al tratar de remediar la situación por medio de impugnaciones administrativas y judiciales, que toman años hasta su resolución.

Algunos especialistas en el área ven una solución en la posibilidad de interponer acciones de cancelación por falta de uso contra nombres comerciales registrados. Sobre este tema el SENADI no ha mantenido un criterio unánime, puesto que, si bien hay casos en los cuales se han aceptado estas acciones (Resolución del 25 de agosto de 2010 trámite Nro. 08-973-AC-RR. Nombre comercial “Compacalza Leopard”), el criterio más repetido en la institución es la improcedencia de estas acciones debido a la naturaleza jurídica de éste y el carácter declarativo de su registro (por ejemplo, la resolución Nro. 121-2013-CPI-1S dictada en el trámite 07-050-AC-2S en fecha 5 de marzo de 2013 del nombre comercial “Natusal”).

Para eliminar los problemas examinados en los párrafos anteriores, el SENADI podría introducir en el reglamento de signos distintivos -en cuyo proyecto se halla trabajando- una norma que reitere la correcta aplicación del artículo 416 del “Código Ingenios.”

Katherine González
Asociada en CorralRosales
katherine@corralrosales.com