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Nuestra asociada Andrea Miño Moncayo publica en WTR Daily el artículo “Marcas notorias o renombradas, acciones de nulidad por mala fe -nuevos precedentes jurisprudenciales” en el que analiza la Interpretación Prejudicial 128-IP-2022, que fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 11 de octubre de 2023, mediante la cual determinó los indicios para inferir la existencia de mala fe en el registro de una marca renombrada que no haya sido registrada en el territorio comunitario.
¿Cómo aborda la legislación comunitaria la cuestión de la nulidad de un registro de marca en la Comunidad Andina? La legislación comunitaria establece que las oficinas de PI de los países miembros de la Comunidad Andina podrán decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona con interés legítimo, la nulidad de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de las causales relativas o absolutas establecidas en la norma.
Miño agrega que las causales relativas se refieren a si el registro fue otorgado en violación a derechos de terceros, mala fe o competencia desleal. Recuerda que en ocasiones anteriores la jurisprudencia comunitaria estableció que, para comprobar la existencia de actuaciones contrarias a la buena fe, el actor se encontraba obligado a comprobar que el solicitante conocía de manera previa la marca y demostrar, al menos, la existencia de una relación contractual entre las partes. Sin embargo, no existían precedentes jurisprudenciales que desarrollen este tema frente a marcas renombradas.
En este contexto, añade Miño, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 11 de octubre de 2023 publicó en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena la Interpretación Prejudicial 128-IP-2022, mediante la cual determinó los indicios para inferir la existencia de mala fe en el registro de una marca renombrada, que no haya sido registrada en el territorio comunitario. De esta manera, se han establecido elementos de juicio para que las oficinas competentes puedan acreditar este comportamiento.
De acuerdo con lo anotado, el Tribunal aclara que, al tratarse de marcas notorias o renombradas, la Oficina de PI debe evaluar este conocimiento previo. Si la marca es renombrada en el extranjero, no sería necesario demostrar la existencia de una relación previa entre el solicitante y el legítimo titular de la marca y si esta marca es notoria sería suficiente demostrar que el solicitante es parte del segmento pertinente que conocen la notoriedad de la marca en cuestión.
Precisa que este indicio no es aplicable a las marcas no notorias o renombradas, es decir ordinarias y no existe, además, al menos conexión competitiva entre los productos y servicios protegidos por las marcas en conflicto.
¿Cómo se puede identificar el «comportamiento oportunista» y la posible mala fe de un solicitante de marcas? El Tribunal enfatiza que el “comportamiento oportunista” del solicitante para determinar una actuación de mala fe, se puede develar cuando el solicitante pretende apropiarse de varias marcas utilizadas y conocidas en el extranjero, sin que exista un uso real por su parte en el mercado local. Esto demostraría que la intención del solicitante al obtener esta pluralidad de registros podría ser venderlas a sus titulares originales cuando tengan interés en el mercado comunitario.
A través de esta interpretación, el Tribunal busca evitar la apropiación de marcas notorias y de renombre a nivel internacional por parte de terceros no autorizados. Esta vulneración de derechos marcarios se ha incrementado en nuestro país mediante solicitudes de registro presentadas en la oficina nacional de manera indiscriminada por terceros diferentes a su titular original, así como a través de la comercialización de productos no autorizados a utilizar estas marcas.
En este sentido, concluye la autora, el Tribunal mediante la referida interpretación prejudicial sienta un precedente en contra de acciones que pueden generar un desmedro a los derechos de las personas o compañías extranjeras, cuyas marcas debido al amplio reconocimiento adquirido, eran registradas por terceros a nivel local en busca de un aprovechamiento indebido configurando actuaciones contrarias a la buena fe.
Este artículo apareció por primera vez en WTR Daily, parte de World Trademark Review, en octubre de 2023. Para más información, diríjase aquí.