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«El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través de la interpretación Prejudicial 45-IP-2020, publicada en la Gaceta Oficial No 5100 de fecha 18 de enero de 2023, ha establecido criterios para determinar la existencia de infracción marcaria en el contexto del incumplimiento de un contrato de franquicia -que, en general, se aplica a cualquier contrato que autorice el uso de una marca-. El tribunal dejó claro que, a la hora de analizar una posible infracción de marca, debe valorarse como criterio principal la validez de la relación contractual, en cumplimiento del principio de autonomía de la voluntad». Así comienza nuestra asociada Katherine González su último artículo para World Trademark Review.
Para entender el origen de la Interpretación Prejudicial 45-IP-2020, González explica que existe una solicitud que presentó la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá con las siguientes cuestiones:
- «¿Existe infracción de marca por el uso de una marca denominativa o figurativa, cuando las partes en conflicto han firmado un contrato de franquicia y el franquiciador lo ha rescindido unilateralmente?
- Para resolver el litigio, ¿puede la oficina de Propiedad Intelectual interpretar el contrato de franquicia que dio lugar al uso por el demandado de una palabra o marca figurativa para determinar si la rescisión unilateral por el franquiciador era válida?
- ¿Puede la oficina de Propiedad Intelectual o el juez que conoce de un caso de infracción de marca pronunciarse sobre la validez de un contrato de franquicia, cuando las partes, de común acuerdo, han estipulado que los litigios contractuales serían resueltos por un tribunal extranjero?»
Según explica nuestra asociada, el Tribunal de Justicia consideró varias opciones para emitir su interpretación. Ellas son: escenario hipotético en el que A (el titular de la marca en cuestión) y B (presunto infractor) habían celebrado un contrato de franquicia. En este caso, A alegaba que «la relación contractual se había resuelto unilateralmente». Debido a esto, existía infracción ya que el uso de la marca continuaba. «B alegó que la relación contractual seguía vigente».
Interpreta González que «en este supuesto, la vigencia de la relación contractual -punto clave para determinar la existencia de infracción de marca- dependerá de los mecanismos de resolución de conflictos acordados. Así, si la autoridad competente concluye que la relación contractual sigue vigente (o lo estaba cuando se utilizó la marca), no es posible que la autoridad administrativa -o cualquier otra autoridad distinta de la designada en el contrato- se pronuncie sobre la infracción. Por el contrario, si se declara la terminación de la relación contractual, la autoridad competente en materia de Propiedad Intelectual podrá pronunciarse sobre la infracción de la marca».
Añade la experta que cuando se reclama una infracción de este tipo como consecuencia del uso de una marca tras la resolución unilateral del contrato, se debe decidir primero la legalidad de la supuesta resolución unilateral. Esto determinará si la autoridad de Propiedad Intelectual puede o no conocer la reclamación por infracción.
Para concluir, afirma que «esta interpretación ratifica la estricta observancia del principio de autonomía de la voluntad, ya que este mecanismo establece qué autoridad puede conocer de los litigios derivados de la relación contractual y de la legislación aplicable. La oficina de PI solo podrá pronunciarse sobre una posible infracción de los derechos de PI una vez que este aspecto jurídico haya sido decidido por las autoridades competentes». Como resumen, añade que «a menos que esté previsto en el contrato, la oficina de PI no está facultada para pronunciarse sobre la validez o terminación de la relación contractual».