Luego de la concesión de una marca, su titular obtiene derechos exclusivos para impedir el uso, por terceros no autorizados, de una marca similar que pudiera causar en el consumidor un riesgo de confusión y asociación; así como la obligación de su uso efectivo, es decir de utilizarla en el mercado de la manera en la que fue registrada y para los productos o servicios que protege.
La falta injustificada de uso de la marca puede dar lugar a la cancelación del derecho adquirido, facultando a un tercero para iniciar una acción de cancelación por falta de uso.
La Decisión 486 en su artículo 165 no realiza una distinción específica de la procedencia de acciones de cancelación al tratarse de marcas notorias o renombradas, sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su jurisprudencia ha determinado de manera reiterativa que no proceden acciones de cancelación por falta de uso en contra de una marca notoria, debido a la protección excepcional que le confiere la normativa comunitaria a este tipo de marcas.
Cabe precisar que la calidad notoria de la marca debe haber sido declarada y estar vigente en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina, lo que supone la obligación del titular de demostrar ante la oficina competente los hechos que acrediten su notoriedad.
El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales mediante resolución No. OCDI-2022-859 emitida en noviembre de 2022, rompe con los estándares típicos de aceptación de prueba dentro de este tipo de acciones y en aras de garantizar la protección especial de las marcas notorias, rechazó la acción de cancelación interpuesta en contra de la marca NOEL en clase internacional No. 29 con fundamento en la notoriedad, debidamente comprobada, de esta marca para proteger “galletas” en la clase internacional No. 30.
La oficina ecuatoriana determinó que la notoriedad de la marca NOEL fue demostrada mediante declaraciones de notoriedad emitidas por la autoridad competente de la República de Colombia durante el período relevante de la acción de cancelación (tres años anteriores a la presentación de la acción); y de conformidad con el criterio de razonabilidad ratificó la existencia de conexión competitiva entre los productos para los cuales se declaró la notoriedad (galletas) y aquellos que protege la marca objeto de cancelación (clase 29), toda vez que estos se encuentran dentro del segmento de productos alimenticios.
De esta manera se ratificó la protección especial que las marcas notorias tienen en los países miembros de la Comunidad Andina, rompiendo con los principios de territorialidad, inscripción registral y uso real y efectivo, y concluyó que, en estricto apego a los preceptos normativos y jurisprudenciales aplicables, no es procedente analizar la cancelación por falta de uso en contra de marcas que cumplan con esta calidad.
Esta resolución marca un precedente para la protección de marcas que, gracias al prestigio y posicionamiento logrados en el mercado y el esfuerzo publicitario realizado por sus titulares, han obtenido la calidad de notorias en la Comunidad Andina.
Andrea Miño
Asociada en CorralRosales
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