La Nueva Ley De PI en Ecuador: Principales Cambios

El “Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación” se publicó el 9 de diciembre y reemplaza a la Ley de Propiedad Intelectual.

Antecedentes

Como miembro de la Comunidad Andina, rigen en Ecuador las Decisiones 345 (obtenciones vegetales), 351 (derechos de autor), 391 (conocimientos tradicionales) y 486 (propiedad industrial). Las Decisiones son de obligatorio cumplimiento y supranacionales, al igual que los demás tratados y convenios internacionales en la materia. Están por sobre la ley local.

A continuación los principales cambios de la nueva Ley:

Disposiciones Generales

  • Los solicitantes o titulares de un registro de PI, sin domicilio en Ecuador, deberán tener un apoderado cuyo poder sea amplio y suficiente en la materia y se encuentre domiciliado en el país.
  • Se confirma que las deducciones tributarias derivadas de regalías de derechos de propiedad intelectual, necesitan de un contrato de licencia inscrito.

Investigación Científica

  • Se regula la actividad de investigación.  Necesidad de registro y acreditación para la actividad y los investigadores.  Requisitos mínimos para ser investigador.

Derechos de Autor

  • La titularidad de obras, incluyendo el software creadas bajo relación de dependencia laboral corresponderá al autor, salvo pacto en contrario.
  • En caso de cesión de derechos, el autor podrá explotar las obras en forma distinta a la contemplada en el contrato; y, el autor gozará de remuneración equitativa por la explotación de la obra.  Tratándose de software este derecho no será aplicable.
  • Se amplían los casos en que el software puede usarse libremente.
  • En caso de cesión de derechos se podrá pactar una participación razonable de los ingresos de explotación o valor fijo cuando sea factible, de producirse una desproporción se podrá pedir una revisión del contrato.  Esta facultad se podrá ejecutar dentro de los diez años posteriores a la cesión.
  • Es nula la cesión de los derechos patrimoniales sobre las obras que el autor pueda crear en el futuro, salvo que estén determinadas en un contrato y no exceda de cinco años.
  • Es nula cualquier estipulación en la cual el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro.
  • La licencia, exclusiva o no, será intransferible y no podrá otorgar sub-licencias a terceros, salvo estipulación en contrario.
  • A falta de estipulación expresa, la licencia se considerará no exclusiva.
  • Se crea el concepto de licencia obligatoria de derechos de autor.

Patentes

  • Se limita la materia patentable, al no considerarse invenciones a nuevas formas de substancias y otros similares.
  • Se establecen requisitos subjetivos para definir el “nivel inventivo” al establecer que debe constituir un “aporte técnico significativo”.
  • Se dan derechos a los trabajadores sin ejercicio de actividad intelectual sobre los inventos realizados en relación laboral.
  • No se consideran invenciones: los polimorfos, metabolitos, formas puras, tamaño de partículas e isómeros, los usos y cualquier propiedad nueva o uso nuevo de una sustancia conocida o utilizada de un procedimiento o de una maquina o aparato conocido.
  • Se establece como no patentables: el producto de los polimorfos, metabolitos, formas puras, tamaño de partículas e isómeros que no hayan sido investigados en el Ecuador; y, el producto de los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad que no haya sido investigados en el Ecuador.
  • Los trabajadores contratados para realizar labores de investigación tienen derecho a participar en la explotación del invento en no menos del 25%.
  • Nulidad absoluta de la patente:
    • Si la patente no divulgase suficientemente la invención
    • Si las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas en la descripción
  •  Se entenderá por personas versadas en la materia a un experto o grupo de expertos con experiencia en el área técnica de invención.
  • La invención desarrollada en cumplimiento de un contrato, pertenece al empleador, no obstante no podrá corresponder a los inventores un porcentaje inferior al 25% del valor de la titularidad de la patente.
  • En caso de reivindicaciones sobre productos químico-farmacéuticos, la solicitud tendrá información sobre ensayos, para posibilitar la reproducción de cada forma de realización de la invención, salvo que se presente pruebas que se obtendría el mismo resultado si se sustituye cualquier elemento del grupo reivindicado.
  • La patente tendrá un plazo de duración de 20 años desde la presentación solicitud.  Se tendrá por fecha de presentación: a) para PCT, la fecha de presentación de solicitud internacional b) para solicitudes que reivindiquen prioridad se tendrá la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindique. No se tendrá protección adicional bajo ninguna modalidad que extienda el plazo detallado.
  • Se confirma que la falta de pago de una tasa anual en los tiempos previstos producirá de pleno derecho la caducidad de la patente.

Diseños Industriales

  • El diseño industrial realizado en cumplimiento de un contrato, pertenece al empleador, no obstante no podrá corresponder a los diseñadores un porcentaje inferior al 25% del valor de la titularidad del diseño.
  • Se conceden derechos a los trabajadores contratados para labores distintas, sobre los diseños realizados en relación laboral.

Marcas y Nombres Comerciales

  • Cuando se alegue un derecho sobre nombre comercial, se deberá probar el uso público, continuo y de buena fe, al menos dentro de seis meses anteriores a dicha alegación o presentación.
  • Se extiende a productos la protección como apariencia distintiva que es el conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos.
  • La solicitud de una declaratoria de notoriedad podrá efectuarse en un procedimiento administrativo o litigioso, y se deberá acompañar el pago de tasa respectiva que al momento es de US$10.000.

Obtenciones Vegetales

  • Las obtenciones desarrolladas en cumplimiento de un contrato pertenece al empleador.  No obstante no podrá corresponder al empleado un porcentaje inferior al 25% del valor de la titularidad de la obtención.
  • Se dan derechos a los trabajadores sin ejercicio de actividad intelectual sobre las variedades obtenidas en relación laboral.
  • La vigencia del derecho de obtentor se reduce a 18 años para el caso de variedades de vides y de árboles forestales, frutales y ornamentales, y a 15 años para las demás variedades; contados desde el otorgamiento del certificado.
  • Se podrán otorgar licencias obligatorias por razones de: a) interés público, b) emergencia, o c) seguridad nacional; sobre la base de una compensación equitativa para el titular.

Misceláneos

  • Para la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos o químico agrícolas que contengan nuevas entidades químicas, se requerirá información para demostrar la seguridad y eficacia del producto que se pretende comercializar.
  • Cuando se exija como condición para aprobar la comercialización de  productos farmacéuticos o químicos agrícolas, la presentación de pruebas y esto suponga esfuerzo considerable, se otorgará un período exclusivo de cinco años para su explotación, desde la fecha de aprobación de comercialización.
  • Se considerará nueva entidad química aquella que no ha sido previamente aprobada en el Ecuador.
  • No será necesaria la presentación de datos de prueba cuando se pueda demostrar la seguridad y eficacia del producto con cualquier otra información.

Principios Generales para las Acciones de Infracción

  • Se establece que en ocasiones extraordinarias, a pedido de parte, se podrá ordenar levantamiento o suspensión de medidas cautelares.
  • Es admisible la reconvención conexa, que será resuelta en sentencia.  Dentro de ella podrá solicitar la nulidad del derecho que sirvió de fundamento para la interposición de la acción, así como otras acciones aplicables contra el derecho de propiedad intelectual.
  • En procesos judiciales, el juez competente inspeccionará y sancionará el ejercicio abusivo de los derechos, siempre que tales acciones no persigan la salvaguarda del interés general o el bienestar de los consumidores. Dentro de su competencia podrá ordenar la suspensión de medidas cautelares así como cualquier otra acción, a solicitud de la parte interesada.

Tutela Administrativa

  • Se podrá otorgar medidas cautelares al inicio del proceso, siempre que se acredite la existencia de la infracción cometida.
  • Se podrá exigir al actor fianza o garantía para proteger al demandado y evitar abusos.
  • El presunto infractor podrá presentar su prueba de descargo y solicitar audiencia.
  • Se elimina la posibilidad de actuar contra razones sociales de compañías o bancos que infrinjan marcas.

Acciones Civiles

  • Se establece la competencia de los jueces civiles, en un procedimiento abreviado.
  • Tienen también competencia los jueces del lugar donde se cometa la infracción o se adviertan los efectos.

Medidas en Frontera

  • El titular de un registro de marca o derecho de autor que tuviere conocimiento sobre importación o exportación que lesione sus derechos, podrá solicitar la suspensión de la operación aduanera.
  • La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales que presuma violación de estos, podrá ordenar la suspensión de la operación aduanera de oficio.
  • El titular del derecho de propiedad intelectual para reclamaciones, podrá solicitar la inspección de la mercadería que va a ser importada o exportada. Sin perjuicio que se proteja información confidencial.
  • Las medidas cautelares se levantaran en el término de diez días, por no haberse propuesto una acción principal, o la autoridad competente no hubiere prolongado la suspensión.
  • Se consideran acciones principales la tutela administrativa, la acción civil, o, de ser el caso, proceso penal.

Utilización Lícita y Abuso de Derecho

  • Se establece que cualquier persona podrá entablar una acción para conocer sobre la licitud de sus actos, previos, actuales o futuros. La misma será interpuesta respecto de los derechos de propiedad intelectual de un tercero, con excepción de los signos distintivos.
  • La autoridad competente, ejercerá de oficio o a petición de parte, funciones de inspección para evitar el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual. Se podrá ordenar la suspensión, dentro del ámbito de su respectiva competencia, de las medidas cautelares a solicitud de la parte interesada.

En reclamaciones de daños y perjuicios, no será admisible que el titular de los derechos reclame una indemnización de daños y perjuicios, así como las costas procesales en contra del accionante de este proceso.

16 de mayo de 2017